Oma’s inbreuk

Vzr. Rechtbank Arnhem , 28 augustus 2009, LJN: BJ6313, Levola Hengelo B.V. & De Zuivelhoeve Productie B.V. tegen Lidl Nederland GmbH (Afbeeldingen met dank aan Josine van den Berg & Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Vormmerken zuivelemmertje. Boer’n Yoghurt IV. Levola + De Zuivelhoeve/Lidl. Onderscheidend vermogen als gevolg van inburgering naar aanleiding van marktonderzoek. Overeenstemmende totaalindruk. Direct en indirect verwarringsgevaar. Volgt onder meer gebod aan Lidl tot staking van iedere verdere vervaardiging, marketing, verkoop en in voorraad hebben van onderlegde yoghurt in de verpakking van ‘Oma’s Yoghurt’. (Klik op afbeelding voor vergroting. Boven: Zuivelhoeve, onder: Lidl) Een samenvatting in citaten:

 4.4.  Het gaat in deze zaak - kort gezegd - om de vraag of Lidl door het op de markt brengen van onderlegde yoghurt in de verpakking van ‘Oma’s Yoghurt’, zoals hiervoor onder 2.7 weergegeven, inbreuk maakt op de merkrechten van De Zuivelhoeve als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b en/of sub c BVIE. Bij de vraag of sprake is van merkinbreuk dient in de eerste plaats te worden nagegaan of het gedeponeerde merken betreft, maar ook - indien de merken zijn gedeponeerd - of die merken geldig zijn.

Nietigheid: 4.6.  Ten aanzien van de geldigheid van het vormmerk is van belang dat Lidl De Zuivelhoeve in een bodemprocedure heeft gedagvaard voor de rechtbank Almelo, teneinde de nietig- en/of vervallenverklaring van dat vormmerk van De Zuivelhoeve te bewerkstelligen. (…) In dit kader is van belang dat het beroep van Lidl op de nietigheid en het vervallen zijn van het vormmerk van De Zuivelhoeve in kort geding slechts kan slagen indien er redelijke kans bestaat dat de bodemrechter de vorderingen tot nietig- en/of vervallenverklaring zal toewijzen.

4.7.  (…) dat de nietigheidsgronden (…) door Lidl worden ingeroepen, voor zover De Zuivelhoeve zich op het standpunt zou stellen dat haar merkinschrijvingen beogen de (transparante) emmervorm als zodanig als merk te beschermen. Vastgesteld moet echter worden dat De Zuivelhoeve een dergelijk standpunt niet inneemt. De Zuivelhoeve beroept zich voor wat betreft haar vormmerk op een combinatie van elementen, zoals hierna nog nader zal worden besproken, en niet op de transparante emmer als zodanig.

4.8.  Voorshands geoordeeld leidt het voorgaande dan ook tot geen andere conclusie dan dat het beroep van Lidl op de nietigheid van het vormmerk van De Zuivelhoeve in dit kort geding als zodanig niet behoeft te worden beoordeeld. (…)

Non usus: 4.9.  (…) De Zuivelhoeve heeft ter zitting gesteld dat de opdruk van de verpakkingen van De Zuivelhoeve pas in oktober 2005 is gewijzigd, zodat de vijfjaarstermijn nog lang niet is verstreken. Zij heeft daarbij verwezen naar de in het geding gebrachte advertenties van supermarkten, die aantonen dat de meegedeponeerde opdruk in 2005 nog werd gebruikt. Gelet hierop, alsmede op het feit dat Lidl haar stelling op dit punt niet nader heeft onderbouwd, acht de voorzieningenrechter vooralsnog niet aannemelijk dat de bodemrechter de vordering tot vervallenverklaring zal toewijzen. Hierbij speelt bovendien een rol dat, zoals hierna nog zal blijken, de meest in het oog springende elementen van het vormmerk van De Zuivelhoeve gedurende de afgelopen periode niet zijn gewijzigd.

4.10.  Gelet op de stellingen van Lidl in dit kort geding moet vooralsnog worden aangenomen dat niet of niet langer in geschil is dat De Zuivelhoeve op zichzelf een geldig merkrecht heeft verkregen op de verpakking van de door haar geproduceerde en verhandelde onderlegde yoghurt. Het betreft een vormmerk met elementen van een beeldmerk, bestaande uit een combinatie van:
1)  de driedimensionale vorm van een emmer,
2)  de transparantie van deze emmer,
3)  het als gevolg van de transparantie duidelijk zichtbare beeld van de gescheiden lagen (donkergekleurd) fruit en (lichtgekleurde) yoghurt in een bepaalde verhouding, en
4)  de op de emmer aangebrachte woorden en afbeeldingen (de opdruk).

Onderscheidend vermogen / inburgering: 4.11.  Partijen verschillen echter van mening over de vraag of het vormmerk van De Zuivelhoeve onderscheidend vermogen bezit. Zoals ook in de arresten van het gerechtshof ’s-Gravenhage van 27 maart 2003 en 26 juni 2003 en het arrest van het gerechtshof Arnhem van 26 oktober 2004, die alle gewezen zijn in procedures van De Zuivelhoeve tegen andere aanbieders van onderlegde yoghurt ter zake van merkinbreuk, moet worden geoordeeld dat de vorm van een emmer als zodanig, evenals het element ‘transparantie’, op zichzelf niet gemonopoliseerd kan worden, zodat in beginsel (ernstig) kan worden betwijfeld of een vormmerk dat is gebaseerd op deze elementen onderscheidend vermogen bezit. Van belang is echter ook dat het gerechtshof Arnhem naar aanleiding van een door Interview NSS gehouden marktonderzoek, d.d. 26 november 2003, heeft geoordeeld dat het vormmerk door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. (…)

(…) 4.12.  De Zuivelhoeve heeft het hiervoor genoemde marktonderzoek ook in de onderhavige procedure in het geding gebracht. Dit marktonderzoek toont voldoende aan dat de totaalindruk van een transparante emmer met onderlegde yoghurt door een aanmerkelijk deel van het relevante publiek wordt geïdentificeerd en geassocieerd met De Zuivelhoeve. Gelet hierop, alsmede op hetgeen De Zuivelhoeve hierover ter zitting nog naar voren heeft gebracht (gewezen wordt op nr. 117 e.v. van de pleitnota van De Zuivelhoeve), ziet de voorzieningenrechter geen grond om op dit punt thans anders te oordelen dan het gerechtshof Arnhem heeft gedaan. Dit betekent dat vooralsnog ervan wordt uitgegaan dat het vormmerk van De Zuivelhoeve als gevolg van inburgering (voldoende) onderscheidend vermogen heeft verkregen (…).

Inbreuk: 4.13.  De vraag die vervolgens dient te worden beantwoord is, of Lidl met haar verpakking van ‘Oma’s Yoghurt’ op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE inbreuk maakt op het aan De Zuivelhoeve toekomende vormmerk.

4.16.  Met inachtneming van het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het vormmerk van De Zuivelhoeve - vanwege de geringe onderlinge verschillen tussen de gedeponeerde vormmerken wordt hier bedoeld de drie gedeponeerde vormmerken tezamen - en de verpakking van ‘Oma’s Yoghurt’ van Lidl in grote mate met elkaar overeenstemmen. De meest in het oog springende elementen van het vormmerk van De Zuivelhoeve zijn, mede gelet op het marktonderzoek, voor de gemiddelde consument de vorm en het beeld van de transparante emmer, gevuld met onderlegde yoghurt. Juist deze elementen komen ook allemaal terug in de verpakking van ‘Oma’s Yoghurt’ van Lidl. Hoewel de emmer van Lidl iets groter is dan de emmer van De Zuivelhoeve en de op de emmer van Lidl aangebrachte woorden en afbeeldingen in zekere mate verschillen met de op de emmer van De Zuivelhoeve aangebrachte woorden en afbeeldingen (de zijkant van de emmer van Lidl is, in tegenstelling tot die van De Zuivelhoeve, in het geheel niet bedrukt), doet dit niet af aan de totaalindruk van beide verpakkingen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat aan de punten van gelijkenis meer gewicht moet worden toegekend dan aan de verschillen. De hiervoor genoemde punten van gelijkenis zijn in dit geval zeer bepalend voor de totaalindruk.

4.17.  (…) Daardoor kan er ook dusdanige verwarring bestaan over de herkomst van ‘Oma’s Yoghurt’ van Lidl, dat de gemiddelde consument kan menen dat dit product afkomstig is van De Zuivelhoeve. Hieraan doet niet af dat, zoals Lidl heeft gesteld, ‘Oma’s Yoghurt’ van Lidl uitsluitend in filialen van Lidl verkrijgbaar is, terwijl de onderlegde yoghurt van De Zuivelhoeve nooit in filialen van Lidl wordt verkocht. Voorshands geoordeeld is niet aannemelijk dat sprake is van ‘gescheiden publieken’ of totaal verschillende verkoopkanalen.

(…) 4.20.  Uit het voorgaande volgt genoegzaam dat Lidl in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Het beroep van De Zuivelhoeve op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, evenals het beroep op onrechtmatig handelen, kan dan ook onbesproken blijven.

Proceskosten: 4.23.  (…) Partijen hebben ter zitting aangegeven dat zij in dit kader zijn overeengekomen het salaris van de advocaat/advocaten te begroten op
€ 30.000,00.

Lees het vonnis hier.