Ompakken tandenragers van TePe was niet noodzakelijk

Rechtbank Midden-Nederland 24 januari 2020, IEF 19005; ECLI:NL:RBMNE:2020:216 (TePe tegen X) Kort geding. TePe is een onderneming die functionele mondhygiëneoplossingen ontwikkelt, produceert en verkoopt, waaronder ragers waarmee de ruimte tussen de tanden schoongemaakt wordt. Zij is houdster van twee Uniemerken: het woordmerk TePe en een beeldmerk. Gedaagde is een groothandel in onder meer medische en tandheelkundige instrumenten. Via haar webshop biedt zij ook ragers van TePe aan. Deels betreft het doorverkoop van ragers in originele verpakkingen van TePe, en deels verkoop van ragers die zij van een andere verpakking heeft voorzien (omgepakt). Kern van het geschil is de vraag of TePe zich op grond van haar merkrecht kan verzetten tegen het ompakken van haar producten door gedaagde. Gedaagde heeft niet voldaan aan de aan uitputting van het merkrecht gestelde voorwaarden en inbreuk gemaakt op het merkrecht van TePe.

 4.6. TePe c.s. beroept zich in dit kader op artikel 9 lid 2 sub a UMVo op basis waarvan een merkhouder zich kan verzetten tegen gebruik van haar merk door een ander. [gedaagde] betwist dit gebruik niet, maar beroept zich op uitputting van het merkrecht op de voet van artikel 15 UMVo. Op grond van die bepaling kan een merkhouder het gebruik van haar merk niet verbieden voor waren die legaal in de Europese Economische Ruimte zijn gebracht, tenzij de merkhouder voor dat verbod gegronde redenen heeft.

4.10. [gedaagde] heeft in het kader van dit kort geding niet aannemelijk gemaakt dat het ompakken van de goederen van TePe c.s. noodzakelijk is om de in Nederland in het verkeer gebrachte producten te verhandelen. Haar redenen om deze producten om te pakken zijn:

- dat consumenten vragen om dezelfde ragers die zij van hun tandarts hebben gekregen, elk met een eigen kapje (terwijl in de door TePe c.s. aangeboden consumentenverpakkingen maar één kapje zit per pakje),

- dat de inkoopprijzen per rager hoger liggen bij de consumentenverpakkingen dan bij de verpakkingen voor tandartspraktijken, waardoor [gedaagde] zonder ompakking geen winst kan maken,

- dat er na ompakking meer ragers per brief aan de consument kunnen worden gestuurd dan bij verzending van de consumentenverpakkingen van TePe c.s., waardoor minder transportbewegingen hoeven plaats te vinden, hetgeen een positief effect heeft op het milieu.

Deze redenen zijn echter geen belangen die worden beschermd door uitputting van het merkenrecht. De uitputtingsregel is er alleen voor bedoeld om te voorkomen dat binnen de EU het vrije verkeer van goederen wordt belemmerd. Het staat een merkhouder in beginsel vrij om te bepalen in welke aantallen en voor welke prijs zij haar producten wil aanbieden aan consumenten, en om haar marketing zo vorm te geven dat zij haar product aan bepaalde groepen binnen een lidstaat (zoals tandartspraktijken) tegen korting levert, bijvoorbeeld ter promotie van haar product.

4.11. Afgezien hiervan heeft [gedaagde] ook niet voldaan aan de derde en vijfde voorwaarde. Lange tijd heeft zij nagelaten om op de omgepakte producten te vermelden dat zij degene was die het product had omgepakt. Ook heeft zij nagelaten, en dat doet zij nog steeds, om duidelijk te vermelden wie de fabrikant van de producten is. Sinds kort staat op haar verpakkingen: “Fabrikant: TePe”, maar dat is niet nauwkeurig genoeg, nu er meerdere ondernemingen zijn binnen het concern van de merkhouder die als onderdeel van hun handelsnaam het woord “TePe” gebruiken. Die accuraatheid is wel van belang, omdat de consument bij problemen met het product moet weten welke onderneming daarvoor verantwoordelijk is.