Omzeilvonnis
Rechtsbank ’s-Gravenhage, 21 juli 2010, gevoegde zaken HA ZA 08-3879 en HA ZA 09-348, Nintendo tegen Webwinkels (met eerdere dank aan Win Yan Lam, Hogan Lovells)
Auteursrecht. Merkenrecht. Software. Omzeiling. Nintendo maakt op grond van het Auteurs- en merkenrecht bezwaar tegen de verhandeling door gedaagden van flascards en modchips, waarmee op de Nintendo DS en Wii Spelcomputers andere progamma’s dan de door Nintende uitgegeven computerspellen, waaronder ongeautoriseerde kopieën van die spellen, kunnen worden gespeeld. Vorderingen toegewezen o.g.v. het auteursrecht, waardoor merkenrecht geen bespreking meer behoeft. Toetsing aan art 29a AW (omzeiling technische beschermingsmaatregelen i.p.v. aan 32a (kraakmiddelen computerprogramma’s), nu het niet slechts computerprogramma’s zijn, nu het element vormgeving overheerst in de computerprogramma’s: de “programmatuur zorgt ervoor dat het spel kan worden gespeeld en bestuurd. De creatieve keuzes die ten aanzien van de programmatuur worden gemaakt staan dus in dienst van het spel zoals dat dan al is vormgegeven, en zijn daaraan ondergeschikt.” Geen 1019h indicatietarief, omdat gevorderde kosten van beide partijen die tarieven overstijgen.
5.5. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat bij een keuze tussen het regime van artikel 29a Aw en het regime van artikel 32a Aw doorslaggevend dient te zijn welk element van het spel in auteursrechtelijk opzicht overheerst. Het element dat in auteursrechtelijk opzicht overheerst is het element dat bij het maken van het spel de meeste creatieve inspanningen van de maker heeft gevergd.
5.6. Toetsend aan het hiervoor genoemde criterium moet met Nintendo worden geoordeeld dat in de computerspellen van Nintendo het element vormgeving overheerst. Nintendo heeft namelijk gedetailleerd en onweersproken uiteengezet dat het ontwerpen van een spel een langdurig creatief proces is waarin de vormgeving voorop staat. (…) Daarnaast wordt in deze fase de computerprogrammatuur geschreven. Die programmatuur zorgt ervoor dat het spel kan worden gespeeld en bestuurd. De creatieve keuzes die ten aanzien van de programmatuur worden gemaakt staan dus in dienst van het spel zoals dat dan al is vormgegeven, en zijn daaraan ondergeschikt.
5.8. De rechtbank is met Nintendo van oordeel dat de in rechtsoverweging 5.3 genoemde maatregelen die met de modchips en flashcards worden omzeild, te weten de onderling aansluitende vormgeving van de DS spelcomputer en spelkaartjes en de noodzaak van de kopieerbeveiligingscode om een spel te kunnen spelen op de Wii console, moeten worden aangemerkt als doeltreffende technische voorzieningen in de zin van artikel 29a Aw, dat wil zeggen als technologie, inrichtingen of onderdelen die in het kader van hun normale werking dienen voor het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien van werken, die door de maker of zijn rechtverkrijgenden niet zijn toegestaan (art. 29a lid 1 Aw). Het zijn namelijk technische voorzieningen die ervoor zorgen dat ongeautoriseerde kopieën van de spellen van Nintendo praktisch onbruikbaar zijn. Het doel en effect van de maatregelen is dan ook dat zij voorkomen dat er ongeautoriseerde kopieën van de spellen worden gemaakt, althans dat zij het aantal ongeautoriseerde kopieën sterk beperken. Dat de maatregelen doeltreffend zijn, is ook niet in geschil.
5.9. Het verweer van gedaagden dat de omzeilde maatregelen niets met de computerspellen te maken hebben, is ongegrond. Gedaagden wijzen er in dit verband op dat de omzeilde maatregelen de toegang tot de spelcomputers van Nintendo beperken. Dat de maatregelen de toegang tot de spelcomputers beperken, is niet in geschil, maar dat feit laat onverlet dat de maatregelen de computerspellen van Nintendo beschermen tegen het maken van ongeautoriseerde kopieën. De maatregelen moeten namelijk worden beschouwd in samenhang met het feit dat de computerspellen van Nintendo specifiek zijn ontworpen voor de spelcomputers van Nintendo en dat zij daarom enkel bruikbaar zijn op die spelcomputers. Vanwege die verwevenheid van de spelcomputers en de computerspellen kan Nintendo via het reguleren van de toegang tot haar spelcomputers ervoor zorgen dat ongeautoriseerde kopieën van haar computerspellen feitelijk onbruikbaar zijn. De omzeilde maatregelen hebben op die manier wel degelijk een beschermde werking ten aanzien van de computerspellen van Nintendo.
5.10. (…) Op zich is juist dat de omzeilde maatregelen verder gaan dan op grond van het auteursrecht mogelijk zou zijn. De maatregelen weren niet alleen ongeautoriseerde kopieën van de spellen van Nintendo, maar ook software van derden. In de definitie van technische voorziening in artikel 29a lid 1 Aw staat echter niet dat een technische voorziening geen enkel ander effect mag hebben dan het beschermen tegen auteursrechtelijk relevante handelingen. De definitie eist slechts dat de voorzieningen dienen voor het voorkomen of beperken van auteursrechtelijk relevante handelingen. Zoals hiervoor is vastgesteld, voldoen de door Nintendo getroffen maatregelen aan die eis.
5.17. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het gevorderde verbod op onrechtmatig handelen door verhandeling van de modchips en flashcards in aanmerking komt voor toewijzing op de hierna vermelde wijze tegen alle gedaagden met uitzondering van A. Het verbod zal zich niet uitstrekken tot “voor Nintendo producten te gebruiken omzeilingsmiddelen” in het algemeen omdat gesteld noch gebleken is dat gedaagden andere producten dan de flashcards en/of modchips verhandelen. (…)
Proceskosten: 5.24. In zaak 08-3879 vordert Nintendo een bedrag van € 138.501,81. (…) De Webwinkels hebben de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde bedragen wel aangevochten ter comparitie en hebben verzocht de kosten te matigen tot het toepasselijke indicatietarief. De door henzelf gevorderde proceskosten, te weten € 77.600,00, overstijgen dat tarief echter ook. Gelet daarop moet worden aangenomen dat in ieder geval die kosten redelijk en evenredig zijn. Aangezien Nintendo niet inzichtelijk heeft gemaakt waarom het redelijk en evenredig is dat zij veel hogere kosten heeft gemaakt, zullen de Webwinkels worden veroordeeld tot betaling van elk € 7.054,55 (1/11 × € 77.600,00).
Merkenrecht: 5.27. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of gedaagden door verhandeling van de flashcards ook inbreuk maken op de merken van Nintendo. Voor zover er sprake is van merkinbreuk, kan dat namelijk niet leiden tot een toewijzing van meer vorderingen dan al zullen worden toegewezen op grond van de schending van artikel 29a Aw.
5.28. Niet valt in te zien dat Nintendo belang heeft bij een afzonderlijk verbod op merkinbreuk. Nintendo stelt namelijk dat de merkinbreuk besloten ligt in de verhandeling van de flashcards omdat in die flashcards een Nintendo Logo File is opgenomen (…). Het verbod op verhandeling van de flashcards op grond van artikel 29a Aw voorkomt dus ook de gestelde merkinbreuk.
Lees het vonnis hier.
