Onderscheidend vermogen niet beperkt tot precieze kleur geel

Vzr. Hof Den Haag 26 april 2022, IEF 20713, IEFbe 3448; ECLI:NL:GHDHA:2022:722 (Van Haren tegen Airwair) Zie de vorige uitspraken: [IEF 20660], [IEF 20108], [IEF19974] en [IEF 19700]. Deze zaak gaat over de vraag of Van Haren met een aantal schoenen uit haar (eerdere) schoencollecties inbreuk maakt op de Benelux-merken van Airwair die de bescherming inroepen van een geel stiksel langs de tussenzool van een (veter)schoen. Die vraag wordt in dit arrest bevestigend beantwoord. Het hof acht de kans op post sale confusion en indirecte verwarring aanwezig. Dat Van Haren een andere kleur stiksel gebruikte voor de schoen, maakt dit niet anders. Het gaat volgens het hof om de perceptie van het publiek dat een niet volledig herinneringsbeeld heeft. Het kleurelement in de YSBW-merk is niet beperkt tot exact de gele kleur van de Dr. Martens schoenen, maar strekt zich uit tot kleuren die binnen het gele kleurspectrum hier dicht tegenaan liggen.

6.17 Dat de door Van Haren gebruikte kleur in het Pantone kleurschema een andere zou zijn dan die in het merkdepot genoemd, komt geen doorslaggevende betekenis toe. Het gaat immers om de perceptie van het publiek die een onvolledig herinneringsbeeld heeft, terwijl voorts het onderscheidend vermogen van het kleurelement in het YSBW-merk niet is beperkt tot precies die gele kleur maar zich ook uitstrekt tot kleuren binnen het gele kleurspectrum die daar dicht tegenaan liggen. Zoals overwogen is daarvan sprake bij deze schoenmodellen.

6.18 Van Haren heeft aangevoerd dat zij haar schoenen aanbiedt onder haar merken 5th Avenue en Cupcake Couture en dat zij de kleur van het stiksels niet als merk gebruikt, maar uitsluitend als versiering, zodat merkinbreuk niet aan de orde zou kunnen zijn. Het hof wijst er op dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar door gebruik van een met het YSBW-merk overeenstemmend teken, niet de intentie van Van Haren, maar de perceptie van het relevantie publiek relevant is. Zoals hiervoor reeds overwogen wordt het YSBW-merk door het relevante publiek als herkomstaanduiding gezien en er is geen reden om aan te nemen dat dit anders zou zijn bij het gebruik van een met dat merk overeenstemmend teken, zoals het op de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV toegepaste stiksel in het gele kleurspectrum op een zwarte welt. Ook als dat door Van Haren zou zijn bedoeld als versiering kan dat door het relevante publiek worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de schoenen. Het gebruik van andere merkaanduidingen op de schoenen Van Haren en de verkoop (uitsluitend) in haar winkels en webshop, doet daaraan niet af. Ook als het publiek die aanduidingen als merk zou opvatten, kan dat niet verhinderen dat het relevante publiek door gebruik van de stiksels in het gele kleurspectrum – dat bij globale beschouwing van de schoen juist een eerste zeer in het oog springend element is – de (na aankoop gedragen) schoen aanziet voor een Dr Martens schoen of (bij aankoop) zal menen dat er een economische band bestaat tussen Van Haren en Dr Martens, zodat in elk geval een reëel gevaar voor post sale confusion en indirecte verwarring aanwezig is. Datzelfde geldt voor het lagere prijs- en kwaliteitsniveau van de schoenen van Van Haren en de wijze waarop de schoenen in de winkels van Van Haren worden aangeboden. Ook dat staat aan gevaar voor met name post sale confusion en indirecte verwarring niet in de weg.

6.20 Daar komt bij dat bij de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV van Van Haren, naast een met het YSBW-merk overeenstemmend stiksel, ook een of meer andere voor Dr Martens schoenen typerende elementen, door Airwair aangeduid als ‘trade dress’ elementen (zoals de groeven langs de buitenzijde van de zool, de diagonale hakaanzet, het DMS-onderzoolpatroon, de zwart met gele hiellus, het gebruik van een zwarte welt op een hongkleurige zool,) zijn overgenomen. Deze omstandigheid, die bij de beoordeling van het verwarringsgevaar mede in aanmerking kan worden genomen, vergroot het gevaar dat het relevante publiek, ook als van een hoger aandachtsniveau zou moeten worden uitgegaan, zal veronderstellen met een Dr Martens schoen van doen te hebben, of in elk geval een (economische) band daarmee zal veronderstellen