Onduidelijkheid in het octrooi is voor risico van de octrooihouder

Rechtbank Den Haag 18 september HA ZA 12-1349 (Fluoron tegen DORC)
Ingezonden door: Koen Bijvank, V.O.
Octrooirecht. Fluoron ontwikkelt en produceert medische hulpmiddelen die worden gebruikt in de oogheelkunde. Fluoron is houdster van Europees octrooi 2274019 Bi (verder: EP 019) betreffende een kleurvloeistof. EP 019 roept prioriteit in op basis van een Duitse octrooiaanvrage. DORC heeft oppositie ingesteld. Fluoron vordert en een inbreukverbod en een verklaring voor recht dat DORC direct of indirect inbreuk maakt op het Nederlandse deel van het octrooi. DORC stelt dat ze geen inbreuk maakt en bestrijdt de geldigheid van het octrooi. In recoventie vraagt DORC om vernietiging van het Nederlandse deel van EP 019 en vraagt verklaring voor recht dat zij geen inbreuk maakt. De rechter wijst Fluorons eisen af. Er is geen sprake van inbreuk nu de conclusie van het octrooi EP 019 niet duidelijk is met betrekking tot de temperatuur en dichtheid van de stof.

4.10. Derden zoals DORC, die buiten het bereik van het octrooi willen blijven, kan aldus moeilijk worden tegengeworpen dat zij uitgaan van de dichtheid van de samenstelling bij lichaamstemperatuur. Van hen kan niet worden gevergd dat zij, in strijd met de door het octrooi aan derden te bieden redelijke rechtszekerheid, zelfstandig onderzoek doen naar de gebruikstemperatuur. De onduidelijkheid in het octrooi met betrekking tot de relevante temperatuur is voor risico van de octrooihouder.

De procedure wordt met betrekking tot de reconventionele vorderingen van DORC geschorst totdat onherroepelijk is beslist in de oppositieprocedure.

De feiten
2.1. Fluoron ontwikkelt en produceert medische hulpmiddelen die worden gebruikt in de oogheelkunde.

2.2. Fluoron is houdster van Europees octrooi 2 274 019 Bi, verleend op 19 september 2012 op een aanvrage van 18 december 2009, voor een Farbstofflösung’ (verder: EP 019 of het octrooi). EP 019 roept prioriteit in op basis van een Duitse octrooiaanvrage van 19 december 2008 (DE 102008064065). Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Engeland, Italië, Zweden en Turkije.

2.5. De beschrijving van het octrooi bevat zes uitvoeringsvoorbeelden van bereiding van samenstellingen die een dichtheid van de samenstelling vermelden met drie cijfers achter de komma.

2.6. Geuder is enig aandeelhouder en licentieneemster van Fluoron onder het octrooi. Geuder verhandelt de door Fluoron

2.8. DORC heeft oppositie bij het Europees Octrooibureau ingesteld tegen de verlening van het octrooi. Tegen het met EP 019 corresponderende nationale Duitse octrooi (i.e. het prioriteitsdocument van EP 019; vgl. 2.2.) is een nietigheidsprocedure aanhangig.

Het geschil
3.1. fluoron c.s. vordert, zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang:
a) een verklaring voor recht dat DORC direct of indirect inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 door de verhandeling in Nederland van ILMB en MBD;
b) een inbreukverbod voor Nederland;
c) opgave van producenten en afnemers van de gesteld inbreukmakende producten,
hoeveelheden en prijzen van de in Nederland aangeboden en/of geleverde gesteld inbreukmakende producten en de daarmee behaalde winst;
d) schadevergoeding en/of winstafdracht en een bankgarantie van € 100.000 als borg voor en vooruitbetaling op de bij staat op te maken schadevergoeding, een en ander op straffe van dwangsommen en met veroordeling van DORC in de volgens artikel 1019h Rv1 te begroten proceskosten.

3.2. fluoron c.s. vordert voorts voor de duur van de procedure een inbreukverbod voor Nederland en voor de hiervoor onder 2.2. genoemde landen, eveneens op straffe van dwangsommen en met veroordeling van DORC in de volgens artikel 1019h Rv te begroten kosten van de provisionele voorziening.

3.3. Deze vorderingen baseert fluoron c.s. op de stelling dat DORC door de verhandeling van ILMB en MDB inbreuk maakt op de conclusies 1, 3, 4 en 8 respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 82 van het octrooi. De inbreuk blijkt volgens Fluoron c.s. onder meer uit de eigen productspecificaties van DORC die een dichtheid van ILMB en MBD vermelden van 1,01 g/cm3. Bij pleidooi heeft Fluoron c.s. nog naar voren gebracht dat er ook sprake zou zijn van inbreuk op conclusie 6 van het octrooi.

3.4. DORC bestrijdt de geldigheid van het octrooi en meent dat zij bovendien geen inbreuk op het octrooi maakt. Zij vordert in reconventie, na wijziging van haar eis:
3.4.1. primair vernietiging van het Nederlandse deel van EP 019;
3.4.2. subsidiair een verklaring voor recht dat zij met de verhandeling in Nederland van de producten ILMB en MBD geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 indien de dichtheid van die producten kleiner is dan 1,010 g/cm3 (afgerond op drie decimalen), of ter beoordeling van de rechtbank, kleiner is dan 1,01 g/cm3 (afgerond op twee decimalen), gemeten bij een temperatuur van 37 °C;
3.4.3. meer subsidiair een verklaring voor recht dat zij met de verhandeling in Nederland van de producten ILMB en MBDS geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 indien de dichtheid van die producten kleiner is dan 1,010 g/cm3 (afgerond op drie decimalen), of ter beoordeling van de rechtbank, kleiner is dan 1,01 g/cm3 (afgerond op twee decimalen), gemeten bij een temperatuur van 25 °C;
3.4.4. met veroordeling van Fluoron c.s. zowel in conventie als in reconventie in de volledige proceskosten te begroten conform artikel 1019h Rv.

3.5. Fluoron c.s. bestrijdt op haar beurt de gestelde nietigheid van het octrooi. Voor het geval de rechtbank niettemin zou oordelen dat het octrooi zoals verleend nietig is, doet zij beroep op gewijzigde conclusies. Zij stelt dat DORC in dat geval ook inbreuk maakt op de gewijzigde conclusie 1.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling in conventie en in reconventie

4.7. DORC bestrijdt de gestelde inbreuk met de navolgende stellingen.
4.7.1. De gemiddelde vakman is zich ervan bewust dat de dichtheid van de oplossing in hoge mate afhankelijk is van de temperatuur, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel die de dichtheid van water weergeeft in een bereik van 0 — 100 °C.
4.7.2. EP 019 leert de vakman echter niet bij welke temperatuur de dichtheid van de kleuroplossing gemeten zou moeten worden om binnen het geclaimde bereik te vallen. Dat zou kamertemperatuur kunnen zijn, de temperatuur waarbij de vloeistof doorgaans bereid zal worden, maar ook lichaamstemperatuur, de temperatuur die de oplossing na injectering aanneemt en waarbij de oplossing haar werking moet hebben. Gelet op de in het octrooi gegeven uitvoeringsvoorbeelden zou het ook kunnen gaan om iedere temperatuur tot en met 60°C.

4.9. Het betoog van fluoron c.s. kan niet worden gevolgd. Niet in geschil is dat de gemiddelde vakman het kenmerk “dichtheid” in conclusie 1 zou kunnen uitleggen als de dichtheid van de samenstelling bij gebruikstemperatuur. Partijen zijn het er namelijk over eens dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de dichtheid van de samenstelling afhankelijk is van de temperatuur en dat, nu het octrooi niet aangeeft bij welke temperatuur de dichtheid zou moeten worden bepaald, de gemiddelde vakman de gebruikstemperatuur in aanmerking zou kunnen nemen. Voor de stelling dat de gemiddelde vakman bij dat alles noodzakelijk zou aannemen dat de gebruikstemperatuur niet de lichaamstemperatuur is, maar 23 °C ontbreken voldoende overtuigende argumenten. Voorop staat dat het octrooischrift de vakman niets leert over gebruikstemperatuur. Dat de vakman op grond van zijn algemene vakkennis op de hoogte zou zijn van een gebruikstemperatuur van 23 °C is gesteld noch gebleken. Die vakkennis kan in ieder geval niet volgen uit alleen de aannames die Schmid heeft gedaan bij zijn experimenten.

4.10. Derden zoals DORC, die buiten het bereik van het octrooi willen blijven, kan aldus moeilijk worden tegengeworpen dat zij uitgaan van de dichtheid van de samenstelling bij gebruikstemperatuur. Van hen kan niet worden gevergd dat zij, in strijd met de door het octrooi aan derden te bieden redelijke rechtszekerheid, zelfstandig onderzoek doen naar de gebruikstemperatuur. De onduidelijkheid in het octrooi met betrekking tot de relevante temperatuur is voor risico van de octrooihouder.

4.12. Het voorgaande leidt tot afwijzing van de vorderingen in conventie. Aan de provisionele vorderingen wordt niet toegekomen omdat aan te nemen is dat die slechts zijn ingesteld voor het geval de hoofdzaak zou worden aangehouden. Nu met de afwijzing de procedure in conventie tot een einde komt, kunnen de provisionele vorderingen derhalve onbesproken blijven.

De beslissing in conventie
De rechtbank:
5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Fluoron c.s. in de proceskosten, aan de zijde van DORC begroot op € 93.607,87;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

De beslissing in reconventie
De rechtbank:
6.1. schorst de procedure totdat onherroepelijk is beslist op de door DORC ingestelde oppositie tegen de verlening van het octrooi of de oppositieprocedure om andere redenen is beëindigd;

6.2. verwijst de zaak naar de parkeerrol van 2 april 2014;

6.3. bepaalt dat elk van partijen, nadat op de oppositie onherroepelijk is beslist of de oppositieprocedure om andere redenen is beëindigd, ktinnen verzoeken de zaak op de rol te plaatsen voor voortzetting.