Onduidelijkheid over eigenaar 'I love San Nicolas' merk

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 17 maart 2023, IEF 21603; ECLI:NL:OGEAA:2023:122 (Eiser tegen gedaagde) Eiser heeft bij het Buro voor de Intellectuele Eigendom te Aruba het woordwerk 'I love San Nicolas' geregistreerd, alsmede een afbeelding waarbij het woord 'love' door een hartje is vervangen. De registratie is geldig tot en met 1 december 2021. In 2016 heeft eiser aan eiser in tussenkomst gevraagd om het woord- en beeldmerk verder te ontwikkelen, wat ook weer opnieuw geregistreerd is. Daarnaast heeft eiser in 2022 aan gedaagde toestemming gegeven om het merk te gebruiken voor T-shirts. Na de oprichting van een V.B.A. om deze het exclusieve recht te geven om het merk te gebruiken, heeft eiser gedaagde gesommeerdeen einde te maken aan de onrechtmatige inbreuk op zijn woord- en beeldmerk.

Eisers vorderen dat gedaagde wordt verboden om het handelsmerk "I love San Nicolas" verder ongeoorloofd te gebruiken en producten met dit merk te verkopen. Ten grondslag wordt gelegd dat de opgerichte V.B.A. het exclusieve gebruiksrecht van het doorontwikkelde merk heeft. Gedaagde zou geen recht hebben en enkel verwarring veroorzaken door het gebruik van het merk. Eiser in tussenkomst vordert dat eiser wordt verboden een specifieke variant van het 'I love San Nicolas' logo te gebruiken, aan te passen of te manipuleren. Ten grondslag hieraan ligt dat hij dit logo heeft ontworpen, en hij daarom moet worden aangemerkt als rechthebbende. Eiser zou achter de rug van eiser in tussenkomst om het merk hebben geregistreerd. 

In de hoofdzaak heeft gedaagde medegedeeld dat er op dit moment geen goederen met één van de merken van eisers verkopen of op voorraad hebben. Eiser hebben dit niet weersproken en dus moet van de juistheid van dit verweer uitgegaan worden. Hiermee mist de feitelijke grondslag. De vorderingen in het hoofdgeding worden afgewezen. In de tussenkomst gaat het om de vraag die de rechten heeft op de doorontwikkelde merken. Eiser in tussenkomst geeft toe dat hij oorspronkelijk is benaderd door eiser, maar zelf het uiteindelijke beeldmerk heeft bedacht zonder in opdracht te werken. Eiser verweert door te stellen dat eiser in tussenkomst zich nooit als eigenaar van het merk heeft gedragen, door bijvoorbeeld per mail een verzoek te doen het merk ergens op te schilderen. Het is het Gerecht niet precies duidelijk welke afspraken er zijn gemaakt met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten. De vorderingen van eiser in tussenkomst zijn niet toewijsbaar. 

4.13 Gelet op voormelde weergave van de standpunten van partijen, verschillen partijen van mening over de wijze waarop het in 2.6 en 3.6 weergegeven logo tot stand is gekomen, of [eiser] daartoe opdracht heeft gegeven, welke bemoeienis en rol partijen ieder voor zich met het ontwikkelen van dit logo hebben gehad en of met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten afspraken zijn gemaakt en zo ja, welke en van welke intellectueel eigendomsrechtelijke aard. Ook verschillen partijen in hun beleving van de feitelijke gang van zaken. Gelet op dit alles is voorshands niet duidelijk wat de precieze gang van zaken is geweest en welke afspraken al dan niet zijn gemaakt. Om tot een eenduidig oordeel te kunnen komen is derhalve nader onderzoek nodig, waarvoor de kort gedingprocedure zich niet leent. Nu de feitelijke gang van zaken niet vast staat, is vooralsnog niet met een voldoende mate van waarschijnlijkheid aannemelijk geworden dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat [eiser in tussenkomst] auteursrechtelijke bescherming toekomt en/of dat [eiser] het woordbeeldmerk te kwader trouw heeft geregistreerd.