Ontworpen om een bepaalde functie te vervullen
Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 7 mei 2012, KG ZA 12-139 (BP P.L.C. tegen Royal Dutch Shell P.L.C.)
Uitspraak mede ingezonden door Wouter Pors en Lara van Huizen, Bird & Bird LLP.
Merkenrecht. Geschil tussen olie- en gasmaatschappijen BP en Shell . De eerste is houdster van Gemeenschapswoordmerk en diverse nationale merkregistraties voor DESIGNER WATER voor klasse 1 (vloeistoffen gede-ioniseerd voor olie- en gaswinning). Ook Shell heeft het woordmerk in de Verenigde Staten (gehad) en in Oman heeft zij het woordmerk DESIGNER WATER aangevraagd, inmiddels is er bij het OHIM een nietigheidsprocedure gestart; het merk zou te beschrijvend zijn.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat, gelet op de ter zitting afgelegde onthoudingsverklaring met dwangsom, er een onvoldoende spoedeisend belang bestaat. Dat deze onthouding slechts geldt tot het moment dat OHIM beslist over het merk maakt dit niet anders. Er is een gerede kans dat het merk ongeldig wordt verklaard.
DESIGNER wordt in wetenschappelijke context gebruikt om aan te geven dat een product is ontworpen om een bepaalde functie te vervullen. WATER wordt door het in aanmerking te nemen publiek breder opgevat dan enkel de chemische aanduiding H2O. De stelling dat er ná manipulatie geen sprake meer is van WATER (H2O) en dat daardoor het merk innerlijk tegenstrijdig is, wordt verworpen. De vorderingen worden afgewezen.
4.5. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat er bij de vorderingen van BP, gelet op de ter zitting afgelegde onthoudingsverklaring van Shell inhoudende de toezegging DESIGNER WATER (hierna ook: “het merk”) op straffe van verbeurte van een dwangsom niet te zullen gebruiken in de Europese Unie, onvoldoende spoedeisend belang bestaat. De omstandigheid dat Shell haar toezegging slechts doet tot aan het moment dat het OHIM over de geldigheid van het merk van BP heeft beslist maakt dit niet anders, nu er naar voorlopig oordeel een gerede kans bestaat dat het merk door OHIM ongeldig zal worden verklaard. Daartoe heeft het volgende te gelden.
4.12. Ten aanzien van het element DESIGNER blijkt naar voorlopig oordeel uit het Collins woordenboek en de aangehaalde uitspraak ten aanzien van het merk DESIGNER PROTEIN afdoende dat deze term in het Engels wordt gebruikt om in een wetenschappelijke context aan te geven dat een product is ontworpen om een bepaalde functie te kunnen vervullen. Met Shell is de voorzieningenrechter voorshands tevens van oordeel dat de term WATER, anders dan BP heeft betoogd, door het in aanmerking te nemen publiek breder zal worden opgevat dan enkel als de chemische aanduiding H2O. Naar voorlopig oordeel kan water dat is gede-ioniseerd en/of waaraan andere stoffen zijn toegevoegd zoals in het onderhavige geval, wel worden omschreven als water dat voor een bepaald doel is bewerkt. Het argument van BP dat H2O na manipulatie chemisch gezien niet meer H2O is, zodat het gemanipuleerde product niet kan worden omschreven als WATER, treft derhalve geen doel. Ook de stelling dat DESIGNER WATER daarom innerlijk tegenstrijdig is en dusdoende geen betekenis heeft die refereert aan de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, dient derhalve voorshands oordelend te worden verworpen.
4.14. Het merk als geheel beschouwend is er naar voorlopig oordeel, gelet op het bovenstaande en het gespecialiseerde publiek waarvoor het is bestemd, een gerede kans dat het OHIM, zoals Shell heeft betoogd, DESIGNER WATER ongeldig zal verklaren op grond van de absolute weigeringsgrond zoals omschreven in artikel 7 lid 1 sub c GMVo.
4.15. De vorderingen van BP dienen op grond van het voorgaande te worden afgewezen. BP zal in de proceskosten worden veroordeeld conform de door Shell ingediende en niet door BP weersproken kostenopgave ter hoogte van € 24.111,50.
