Ook gevorderd verbod met betrekking tot dochtervennootschap toewijsbaar

Vzr. Rb. Den Haag 19 juli 2022, IEF 20858, LS&R 2090; ECLI:NL:RBDHA:2022:7186 (Novartis tegen Pharmathen) Novartis houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen. Pharmathen is een groep die bestaat uit verschillende farmaceutische ondernemingen op het gebied van generieke geneesmiddelen. Novartis meent dat Pharmathen met het produceren van haar octreotide LAR-producten inbreuk maakt op het octrooi van Novartis. Novartis vordert dan ook dat de voorzieningenrechter Pharmathen verbiedt inbreuk te maken op haar octrooi. Ook vordert zij dat Pharmathen derden (waaronder haar dochtervennootschap) instrueert de inbreuk op het octrooi van Novartis te staken. De voorzieningenrechter oordeelt dat het kenmerk zo opgevat moet worden dat in stap a van de geoctrooieerde werkwijze sprake moet zijn van op z’n minst een substantiële hoeveelheid lineair PLGA. 

Volgens de voorzieningenrechter heeft Novartis voldoende duidelijk gemaakt dat bij het product van Pharmathen sprake is van een substantiële hoeveelheid lineair PLGA. Novartis heeft dus aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan dit kenmerk. De vordering om Pharmathen te verbieden inbreuk te maken op het octrooi van Novartis zal worden toegewezen voor alle landen waar het octrooi van Novartis van kracht is. Volgens de voorzieningenrechter is het daarnaast voldoende aannemelijk dat er een serieuze dreiging is dat Pharmathen zeggenschap uitoefent dan wel de lokale dochtervennootschappen opdracht zal geven, zal faciliteren of hen tot inbreuk zal aanzetten of uitlokken. De voorzieningenrechter oordeelt dat het door Novartis gevorderde verbod met betrekking tot de dochtervennootschappen daarom voor toewijzing in aanmerking komt. Er is echter niet gesteld of gebleken dat Pharmathen tot instructies aan derden bevoegd is of over hen enige zeggenschap heeft. Het deel van de vordering bestaande uit het instrueren van derden om de inbreuk te staken, wordt dan ook afgewezen.

4.14.9. Gelet op het voorgaande vat de voorzieningenrechter het kenmerk aldus op dat in stap a van de geoctrooieerde werkwijze sprake moet zijn van ten minste een substantiële hoeveelheid lineair PLGA en dat dit 1- of 2-armig polymeer kan zijn. De redelijke rechtszekerheid voor derden komt daarbij niet in het gedrang, terwijl een aan de octrooihouder te bieden billijke bescherming geen verdere beperking meebrengt. De hiervoor in r.o. 4.11.2 bedoelde gezichtspunten leiden niet tot een ander oordeel. Nu 2-armige polymeren zich in oplossing hetzelfde gedragen als 1-armige polymeren, lijkt het voor de werkwijze geen duidelijk verschil te maken welk van die twee wordt toegepast.

4.15. Vervolgens staat de voorzieningenrechter voor de vraag of bij de productie door Pharmathen SA van haar octreotide LAR-producten sprake is van inbreuk op conclusie 1 en 2 van het Octrooi. Hierbij is van belang dat Pharmathen als gezegd enkel toepassing van werkwijze stap a) heeft betwist. Novartis heeft met Hoogenboom – aan de hand van onder meer de publicatie van Hadar 2019 – voldoende duidelijk gemaakt dat in het door Pharmathen SA gebruikte PLGA Purasorb® PDLG 5505G (Corbion) sprake is van een substantiële hoeveelheid lineair (1- of 2-armig) PLGA. In paragraaf 19 en 20 van zijn verklaring schat Hoogenboom het aandeel 1- of 2-armig PLGA in Purasorb® PDLG 5505G (Corbion) op 45-72% (mol-%), gebaseerd op de bevindingen van Hadar 2019, de Universitat Politècnica de València en Akina17. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter komt Hoogenboom – op wellicht iets meer omstreden wijze – aan de hand van het zuurgetal in paragraaf 23 van zijn verklaring uit op een aantal lineaire polymeerketens van 50 mol-%. Hoewel zij het nodige afdingt op de methodiek van Hoogenboom, heeft Pharmathen hiertegenover geen eigen onderzoek gelegd waar een ander (niet substantieel) aantal lineaire polymeren blijkt. Het moet er daarom voor gehouden worden dat Novartis aannemelijk heeft gemaakt dat wordt voldaan aan dit kenmerk. Voor zover Pharmathen aanvoert dat het door haar ingebrachte onderzoek van Akina door het gebruik van 4 in plaats van 1 Corbin monster (zoals bij Hadar 2019) nauwkeuriger resultaten oplevert, die wijzen op polymeren met meer dan drie armen in Purasorb® PDLG 5505G (Corbion), plaatst Novartis met Hoogenboom voorshands terecht daarbij de nodige kanttekeningen (die niet of onvoldoende door Pharmathen of haar deskundigen zijn weersproken). Zie de verklaring van Hoogenboom (paragraaf 19):

(…)

4.21. De onder (iii) gevraagde instructie aan Pharmathen SA de inbreuk te staken is voorshands een passende remedie om de eerdere instructies die onrechtmatig waren te redresseren. Voor zover die instructie ook aan derden zou moeten worden gegeven, wordt het afgewezen omdat als gezegd gesteld noch gebleken is dat Pharmathen tot instructies aan die derden bevoegd is of over hen enige zeggenschap heeft en bovendien onvoldoende bepaald is welke derden bedoeld zouden zijn. Aan de vordering onder (iii) is door Novartis geen voldoeningstermijn verbonden. In lijn met het verbod onder (i) zal een termijn van twee weken aan voldoening worden verbonden.

4.22. Met verwijzing naar r.o. 4.5 onder ten vijfde overweegt de voorzieningenrechter dat naar voorshands oordeel eveneens sprake is van (dreigende) directe inbreuk door Pharmathen, nu zij in de Global Product Catalogue (zie onder 2.16) als contact is opgenomen. Dat betekent dat het gevorderde verbod in 3.1 onder (ii) zal worden toegewezen voor alle landen waar EP 519 van kracht is (waarbij de voorzieningenrechter voor de volledigheid opmerkt dat Pharmathen niet heeft betwist dat indirecte octrooi-inbreuk onrechtmatig is in alle gedesigneerde landen). Ook hier zal een nakomingstermijn van twee weken in acht worden genomen.