Ook internetverkoop als reële commercialisatie

Rechtbank 's-Gravenhage 5 september 2012, zaaknr. 393434 / HA ZA 11-1397 (Abercrombie & Fitch c.s. tegen Effort Trust, [B], [K] en [S])

Merkenrecht. Counterfeit. Europees verbod (in het incident). Normaal merkgebruik: Internetverkoop is reële commercialisatie.

Eisers zijn ontwerpers en producenten van vrijetijdskleding en hebben diverse merken geregistreerd.  A&F constateerde dat de Europese markt werd overspoeld met grote partijen van duizenden counterfeit A&F kledingstukken, die wat het uiterlijk betreft (vrijwel) identiek zijn aan de originele A&F kledingstukken. Op deze kledingstukken zijn zonder toestemming van A&F tekens zoals “ABERCROMBIE”, “HOLLISTER” en “A&F”, alsmede logo’s en andersoortige afbeeldingen die identiek zijn aan de door A&F gebruikte logo’s aangebracht (hierna: “counterfeit A&F kleding”).

A&F is de counterfeit A&F kleding op het spoor gekomen toen in 2009 in verschillende winkels in Oostenrijk counterfeit A&F kleding werd aangetroffen. Diverse van de betreffende winkels hebben de counterfeit kleding gekocht van Maratex. Maratex heeft op haar beurt de counterfeit kleding gekocht van ICT, Donna Sui, Bakker en Van Klaveren.

In het incident:
5.15. Het verbod zal worden opgelegd op grondslag van de door A&F ingeroepen Gemeenschapsmerken. Het verbod zal ingevolge artikel 103 GMVo van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat.

In reconventie / normaal gebruik
5.27. A&F betwist dat zij haar merken niet reëel commercieel zou hebben geëxploiteerd in de Benelux en Europa. Ter onderbouwing heeft zij omzetcijfers overgelegd van haar webwinkels voor de merken (...) uitgesplitst per Benelux land en per jaar van 2002 tot en met 2011 (...).

5.28. Van Klaveren en Effort Trust hebben deze opgave niet betwist. Naar oordeel van de rechtbank geldt ook internetverkoop als reële commercialisatie van waren onder het merk. De merken zijn dan ook niet rijp voor verval en er is geen aanleiding deze door te halen. De vorderingen in reconventie zullen worden afgewezen.

Dictum in het incident:

I. beveelt Bakker en Van Klaveren te gehengen en te gedogen dat een door A&F aan te wijzen registeraccountant binnen 48 uur na betekening van dit vonnis, door middel van tussenkomst van Agin Pranger deurwaarders en/of DigiJuris, een kopie verkrijgt van de op 5 oktober 2010 in beslag genomen fysieke en digitale bestanden en documenten, zoals nader bepaald onder 5.20 van dit vonnis, teneinde de aard en de omvang van de gepleegde inbreuk en onrechtmatige daad en de hoogte van de door A&F in de hoofdzaak te vorderen schadevergoeding dan wel winstafdracht te kunnen bepalen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat door Bakker en Van Klaveren aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

II. beveelt gedaagden sub 2, 4 en 5 tot het binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, aan een door A&F aan te wijzen registeraccountant een kopie te verstrekken van fysieke en digitale bestanden en documenten van gedaagden met betrekking tot de betrokkenheid bij de inbreuk, zoals facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken waaruit de bron van de inbreukmakende kleding blijkt, de aantallen, aan- en verkoopprijzen, data, en afnemers niet zijnde consumenten, teneinde de aard en omvang van de gepleegde inbreuk en onrechtmatige daad en de hoogte van de door A&F in de hoofdzaak te vorderen schadevergoeding c.q. winstafdracht te kunnen bepalen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat door deze gedaagden aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

III. beveelt Bakker en Van Klaveren om onmiddellijke na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merkrechten van Abercrombie & Fitch Europe SA in Europa en elk onrechtmatig handelen jegens A&F te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het bestellen, de aankoop, distributie, het aanbieden, verkopen, de opslag, leveren en/of verhandelen, alles in de ruimste zin van het woord, van inbreukmakende A&F kleding, een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000 voor iedere dag, dan wel € 5.000 voor ieder product waarmee – ter keuze van A&F – door gedaagden na betekening van dit vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

IV. bepaalt dat de accountant inzage zal nemen in af te geven kopie administraties en bescheiden en met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijkheid van informatie zijn bevindingen zal rapporteren aan A&F. Zijn rapportage zal voor zover noodzakelijk kopieën omvatten van relevant geachte bescheiden;