Opmerkingen bij Abbott vs. Medinol

Bijdrage ingezonden door Walter Hart, EP&C. Onlangs verscheen een noot van mr. Dick van Engelen bij het arrest van de HR inzake de zaak Abbott vs. Medinol [IEF 13726]. De vraag die in deze zaak centraal stond was of, en zo ja wanneer, de beschermingsomvang van een octrooi beperkter uitgelegd moet worden dan de letterlijke lezing van de claims. Bij het octrooi in kwestie ging het erom of de bescherming alleen betrekking heeft op uit-fase stents of ook op in-fase stents. De noot is zeer lezenswaardig en ondersteunt in grote lijnen het arrest. Ook een noot van mr. Daan de Lange in de IER van juli/augustus ondersteunt in grote lijnen het arrest. Er zijn echter wel enige kritische opmerkingen over het arrest te maken.

Om te beginnen lijkt de HR het protocol bij Art. 69 EOV verkeerd te citeren. Het eerste deel van het protocol luidt in het Engels: ”Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims...”. Let op het woord “strict”. In de officiële Nederlandse vertaling uit het Tractatenblad wordt dat: “Artikel 69 mag niet worden uitgelegd als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi strikt worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies…”. Let wederom op het woord strikt.

De Hoge Raad maakt daarvan in r.o. 3.4.2: “Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies…”. Het woord “strikt” is in de versie van de Hoge Raad weggelaten. De HR komt daardoor niet toe aan een uitleg van “strikt”. Heeft “strikt” de betekenis van “beperkt”, i.e. narrow? Met andere woorden, houdt de beschermingsomvang het midden tussen de beperkte, letterlijke lezing van de claims en de ruime lezing volgens de achter de woorden van de claims liggende bedoeling van de uitvinder? In dat geval vormt de letterlijke lezing wel degelijk een ondergrens. In de Franse versie staat er “étroit”, wat vertaald kan worden als nauw, eng of smal.

Bovendien verwijzen de woorden “strict, literal meaning” naar de Angelsaksische traditie, waarin rechtszekerheid voor derden een zware rol speelde. Verder stelt het protocol “…zich ook uitstrekken tot hetgeen de octrooihouder, naar het oordeel van de vakman die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen”. Ook deze zinsnede kan moeilijk anders geïnterpreteerd worden als dat de ruimte zich alleen naar boven toe uitstrekt. Het heeft overigens wel iets ironisch dat in r.o. 3.4.3 de HR de woorden “buiten twijfel” plaatst bij het verkeerde citaat van het Protocol.

Er is dus wel enige aanleiding voor de interpretatie dat de strikte, letterlijke lezing een ondergrens vormt en dat de bandbreedte volgens de achter de woorden van de claims liggende bedoeling van de uitvinder zich in beginsel alleen naar boven toe uitstrekt. Het verkeerde citaat en vooral het ontbreken van een discussie lijken gemiste kansen.

Verder heeft de Hoge Raad in Meyn/Stork en Van Bentum/Kool overwogen dat er “goede grond” moet zijn om afstand van recht aan te nemen bij het bepalen van de beschermingsomvang. Het ging beide keren om een octrooi met een vlekje. Dat vlekje kan zijn dat een voorzienbare variant niet is geclaimd (Van Bentum/Kool) of dat de beschrijving slechts één variant beschrijft (Meyn/Stork). Volgens de HR is “goede grond” het criterium om te komen tot een beperking van de beschermingsomvang. Het zou heel logisch geweest zijn om dit criterium door te trekken naar de vraag of en wanneer een octrooi een beperktere beschermingsomvang dient te krijgen dan de letterlijke lezing van de claims, namelijk dat dit alleen kan als daar goede grond voor is. Dit door de HR zelf ontwikkelde criterium wordt in het arrest echter niet gebruikt. Wederom een gemiste kans, zo lijkt.

Verder heeft het octrooi anders dan het Hof en de Hoge Raad menen wel degelijk een aanwijzing dat claim 1 ook betrekking heeft op in-fase stents en niet beperkt dient te worden tot uit-fase stents. Op pagina 2, r. 23-25 van de PCT-aanvraag wordt vermeld: “In accordance with one embodiment of the present invention, the first meander patterns are formed into even and odd first meander patterns.” Versimpeld vertaald: In een uitvoeringsvorm heeft de uitvinding betrekking op uit-fase stents. Dit suggereert dat het ook anders kan en dat het kenmerk uit-fase een specifieke variant van de uitvinding betreft. Het octrooi heeft ook diverse aanwijzingen in de omgekeerde richting, en is op dit punt niet helemaal consistent. Maar de aanwijzing is er, en een bespreking daarvan was op zijn plaats geweest.

Het Bundesgerichtshof (BGH) heeft in een arrest van 29 april 2014 kritisch gereageerd op het arrest van de HR. Het ging in Duitsland overigens om de geldigheidszaak. De inbreuk was al eerder aangenomen. Het BGH overweegt op p. 14 bovenaan:

“Aus den vorstehenden Gründen kann auch nicht dem Gerechtshof's Gravenhage zugestimmt werden, der - bestätigt vom Hoge Raad (Urteil vom 4. April 2014 - 13/00522 Rn. 3.2.6; ähnlich im Ergebnis auch der irische High Court, Urteil vom 27. Mai 2011 - 2008 No. 10436 P Rn. 13 ff.) - entschieden hat, dass die Erfindung auf phasenverschobene Stents beschränkt sei, weil nirgendwo in der ursprünglichen Anmeldung des Streitpatents ein Hinweis zu finden sei, dass auch Stents mit andersartigen Mäandermuster als zur Erfindung gehörend anzusehen seien (Gerechtshof's-Gravenhage, Urteil vom 30. Oktober 2012 - 200.059.579/01 Rn. 9.1 ff., 10.9, 11). Vielmehr gilt umgekehrt, dass -unter Berücksichtigung der weiteren obigen Erwägungen - auch Stents mit (im vorgenannten Sinne) phasengleichen Mäandermustern als zur Erfindung gehörend anzusehen, weil diese nirgendwo in der ursprünglichen Anmeldung von der Erfindung ausgeschlossen werden.”

Vertaald, samengevat en veralgemeniseerd zegt het BGH: het criterium hoort niet te zijn dat er in de aanvraag een duidelijke aanwijzing moet zijn dat een bepaalde variant wèl onder de beschermingsomvang valt. Het criterium hoort juist te zijn dat er in het octrooi een aanwijzing moet zijn dat een bepaalde variant van de uitvinding wordt uitgesloten, om een beperking van de beschermingsomvang aan te kunnen nemen. Daarmee lijkt de BGH heel dicht in de buurt te komen van het leerstuk van “goede grond”, door de HR zelf ontwikkeld.

Het BGH merkt verder op dat de uit-fase stents slechts een uitvoeringsvorm zijn en dat het dus ook anders kan:

“Insoweit hat bereits das Patentgericht zutreffend ausgeführt, dass in der Beschreibung unter der Überschrift "Zusammenfassung der Erfindung" von der Ausbildung der ersten Mäandermuster in gerade und ungerade Mäandermuster, die außer Phase zueinander sind, lediglich im Hinblick auf "eine Ausführungsform" die Rede ist (Anmeldung, S. 2, Z. 23 ff.: "one embodiment"), während "der Stent der vorliegenden Erfindung" zuvor allgemein als Röhre mit einer gemusterten Form beschrieben wird, die in sich verschlungene erste und zweite Mäandermuster aufweist und bei der die Achsen sich in erste und zweite Richtungen erstrecken (Anmeldung, S. 2, Z. 16 ff.: "The stent of the present invention").“

Al met al is dit arrest van de HR onbevredigend. Het lijkt bovendien een stap terug naar de leer van het wezen, want de rechterlijke macht behoudt zichzelf alle vrijheid voor om de beschermingsomvang groter of kleiner te kiezen.

Walter Hart