Opmerkingen naar aanleiding van jurisprudentielunch octrooirecht

Naar aanleiding van de jurisprudentielunch octrooirecht van woensdag 30 november heeft Willem Hoyng een vijftal opmerkingen ingestuurd:

1. Tijdens de jaarlijkse octrooijurisprudentie bespreking heb ik gewaarschuwd voor het feit dat een opt out lang niet altijd gevolgd zal kunnen worden door een opt inaangezien een derde die het octrooi vreest wel heel makkelijk een opt in onmogelijk kan maken door bijvoorbeeld een nietigheidsprocedure te beginnen en dat het daarbij niet nodig is dat die nietigheidsprocedure ook met een vonnis eindigt maar dat het effect ook wordt bereikt door het na aanhangig maken intrekken van de procedure etc.

Waar art. 83 lid 4 UPC misschien nog ruimte laat voor debat (“unless an action has been brought”) is rule 5 par. 8 op dat punt duidelijker nu daar wordt gesproken over “Unless an action has been commenced” en dat het niet uitmaakt of die action is “pending or has been concluded.” 

Er blijft zoals ik bij de lunch heb gezegd altijd ruimte voor debat (denk daarbij ook aan het feit dat de ROP niet in strijd met het UPC mogen zijn) maar de uitleg van het drafting committee van de ROP is neergelegd in Rule 5 par. 8 en had de bedoeling om iedere opt in uit te sluiten zodra maar ergens in een nationaal gerecht van een UPC-land een procedure (ooit) is begonnen na de inwerkingtreding van het UPC.

2. Een verder punt van discussie was de vraag of een opeisingsactie kan worden ingesteld bij het UPC. Het antwoord daarop is negatief nu art. 32 UPC dit lijkt uit te sluiten. Hetzelfde met betrekking tot een vordering gebaseerd op schending van een bedrijfsgeheim. 

Men kan daar anders over denken wanneer er een duidelijke samenhang is met bijvoorbeeld de inbreukvraag met name zou ik menen, zoals ik ook tijdens de bijeenkomst zei, wanneer bijvoorbeeld in een inbreukprocedure het verweer wordt gevoerd dat de octrooihouder niet gerechtigd is tot het octrooi. Een eis in reconventie is niet mogelijk lijkt mij maar ik zie niet in waarom de UPC niet naar dat verweer zou kunnen kijken en indien het inter partes tot de conclusie komt dat de gedaagde gelijk heeft de vordering kan afwijzen of de zaak kan schorsen tot de nationale rechter over de vraag beslist heeft en niets verhindert de UPC om indien het voorshands meent dat de octrooihouder wel gerechtigd is, om een voorwaardelijk verbod uit te spreken hetwelk komt te vervallen als – in een nationale procedure – wordt vastgesteld dat inderdaad de octrooihouder niet de rechthebbende is.

3. Het in Kort Geding (of ook in een bodemprocedure) vragen van een wapperverbod heeft een zodanige verbinding met de inbreuk- of nietigheidsvraag dat dat volgens mij mogelijk moet zijn.

4. Met betrekking tot de opeising van een UP is er mijns inziens niet een duidelijk antwoord maar artikel 32 UPC lijkt toch vrees ik duidelijk te maken dat de UPC niet competent is voor een opeisingsactie. Anderzijds lijkt uit recital 24 en 25 van de UP Regulation te volgen dat het de bedoeling is dat dit supranationale recht wordt beoordeeld door een supranationaal court (de UPC). Kortom discussie is hierover zeker mogelijk. Mijn opvatting zoals ook tijdens de bijeenkomst verdedigd is dat het zeer duidelijk de bedoeling is dat het UPC als supranationaal gerecht beslist over dit supranationale recht en nu de entitlement met betrekking tot het octrooi ook bepaalt wie inbreukvorderingen mag instellen en tegen wie zich nietigheidsvorderingen moeten richten denk ik dat de UPC deze bedoeling moet laten prevaleren boven de tekst van art. 32 welke mij in zijn beperkte uitleg strijdig lijkt met het EU recht (verwoord in recital 24 en 25). Ik denk dat het Hof Luxemburg dit uiteindelijk moet beslissen.

5. Het bovenstaande zijn zoals ook tijdens de bijeenkomst gezegd mijn persoonlijke opvattingen en het is natuurlijk geenszins gezegd dat deze door het UPC gevolgd worden!