Oppervlaktepatroon Birkenstock valt samen met verschijningsvorm

HvJ EU 13 september 2018, IEF 17975; IEFbe 2729; ECLI:EU:C:2018:714; C-26/17P (Birkenstock tegen EUIPO) Merkenrecht. Het verzoek van Birkenstock tot inschrijving van het beeldmerk dat een patroon van elkaar kruisende golvendelijnen weergeeft is geweigerd door de EUIPO. Birkenstock is hiertegen in beroep gegaan bij de eerste kamer van beroep van het EUIPO. Ze hebben de inschrijving ook afgewezen. Tegen deze beslissing is Birkenstock ook in beroep gegaan bij het Gerecht [IEF 16354]: het relevante publiek zou het teken opvatten als een eenvoudig oppervlakpatroon, dat wordt toegepast voor decoratieve of technische doeleinden, en niet als de aanduiding van een bepaalde commerciële herkomst. Conclusie AG [IEF 7747] luidt dat enkel wanneer het gebruik van een oppervlaktepatroon gelet op de aard van de betrokken waren weinig waarschijnlijk is, een dergelijk teken niet kan worden beschouwd als een oppervlaktepatroon voor de betrokken waren, en derhalve de rechtspraak die is ontwikkeld met betrekking tot driedimensionale merken die samenvallen met het uiterlijk van de waar, niet van toepassing is. Het hof oordeelt dat het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat de rechtspraak van toepassing is. Gelet op de intrinsieke kenmerken van het afgebeelde teken, is het in beginsel voorbestemd om op het oppervlak van die waren te worden aangebracht. Het is eigen aan een teken bestaande in een repetitieve sequentie van elementen dat het waarschijnlijk wordt gebruikt als oppervlaktepatroon en dat het dus samenvalt met de verschijningsvorm van de betrokken waren. De vordering wordt afgewezen.

41 Om te beginnen is het litigieuze teken, gelet op de intrinsieke kenmerken van dit teken, dat wordt gevormd door een reeks elementen die op regelmatige wijze worden herhaald, en gelet op de aard van de betrokken waren, immers in beginsel voorbestemd om op het oppervlak van die waren te worden aangebracht, zoals de advocaat-generaal in punt 77 van zijn conclusie heeft gesteld. Het is eigen aan een teken bestaande in een repetitieve sequentie van elementen dat het waarschijnlijk wordt gebruikt als oppervlaktepatroon en dat het dus samenvalt met de verschijningsvorm van de betrokken waren.
43 Verder zou de toepassing van het door rekwirante aangevoerde criterium van het meest waarschijnlijke gebruik ertoe leiden dat tekens die wegens de intrinsieke kenmerken ervan bijzonder geschikt zijn voor gebruik als oppervlaktepatroon voor de betrokken waren, kunnen ontsnappen aan de toepassing van de rechtspraak inzake merken die samenvallen met de verschijningsvorm van de waar, terwijl het eigen is aan dergelijke tekens dat zij waarschijnlijk worden gebruikt als oppervlaktepatroon en dat zij dus samenvallen met de verschijningsvorm van de waar.
75  Het is juist, zoals rekwirante beklemtoont, dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken in elk concreet geval dient te gebeuren, maar dit neemt niet weg dat het Gerecht in het kader van de motivering van zijn beoordeling van dat onderscheidend vermogen mag verwijzen naar vergelijkbare gevallen, zonder evenwel zichzelf op dat punt tegen te spreken