Oppervlaktepatroon niet onderscheidend genoeg

Gerechtshof Den Haag 5 oktober 2021, IEF 20239; ECLI:NL:GHDHA:2021:241 (Birkenstock tegen Footsie) Beide partijen in het geding ontwikkelen en produceren onder andere orthopedisch schoeisel. Birkenstock heeft het Birkenstock-merk ook als Uniemerk willen inschrijven. Footsie vorderde in dit geschil dat de rechtbank de inschrijving nietig zal verklaren en dat deze wordt geschrapt uit het Benelux merkenregister. De rechtbank heeft het Birkenstock-merk inderdaad nietig verklaard wegens gebrek aan ieder onderscheidend vermogen. Birkenstock heeft hiertegen grieven gericht en vordert vernietiging van het vonnis voor zover de vorderingen van Footsie zijn toegewezen. Het hof kijkt opnieuw naar het onderscheidende vermogen van de merkinschrijving. Of er sprake is van een gelijkenis tussen het merk moet worden beoordeeld uitgaande van de perceptie van het relevante publiek, gelet op de intrinsieke kenmerken van het merk. Het Birkenstock-merk bestaat uit een herhalend patroon waarbij de indruk wordt gewekt dat het afgebeelde vierkant slechts een uitsnede is hiervan. Dit moet volgens het hof worden aangemerkt als een oppervlaktepatroon. Er kan daarom alleen onderscheidend vermogen zijn indien het significant afwijkt van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken sector. Het hof is van oordeel dat dit vermogen ten tijde van het inschrijven niet aanwezig was en bekrachtigt dan ook het vonnis. 

4.12 Birkenstock heeft bestreden dat haar Birkenstock-merk een eenvoudig patroon betreft en dat de daardoor opgeroepen totaalindruk banaal is, zoals de rechtbank heeft: vastgesteld en door het hof wordt onderschreven. In aanmerking genomen dat het patroon - onbestreden - bestaat uit zich herhalende golvende lijnen die elkaar kruisen, hetgeen in overeenstemming is met de norm en hetgeen in de betrokken sector gangbaar is (vgl. r.o. 4.11 hiervoor), heeft Birkenstock onvoldoende aangevoerd, laat staan onderbouwd, op grond waarvan kan worden aangenomen dat het patroon niettemin niet eenvoudig maar juist karakteristiek, origineel of opvallend is en de daardoor opgeroepen totaalindruk zo bijzonder dat het toch significant afwijkt van die norm en van hetgeen gangbaar is. Dat zij dit patroon zelf zou hebben ontworpen en als eerste zou hebben gebruikt is - wat daarvan zij (Footsie c.s. heeft dat gemotiveerd bestreden) - ook als dat zou komen vast te staan, op zichzelf onvoldoende. Uit de enkele omstandigheid dat een patroon nog niet eerder is gebruikt volgt immers nog niet dat het significant afwijkt van de norm en van hetgeen in de betrokken sector gangbaar is. Dat is niet anders als bij de vaststelling van die norm en van hetgeen gangbaar is in de sector het door Footsie c.s. voor haar schoeisel gebruikte patroon buiten beschouwing zou worden gelaten. Anders dan waar Birkenstock van uit lijkt te gaan (onder meer in par. 41 CvA) is niet reeds sprake van een significante afwijking van de norm en van hetgeen in de sector gangbaar is, indien er voor (soort)gelijke waren nog geen identiek of overeenstemmend teken werd gebruikt. Bij deze stand van zaken behoeft de vraag of het door Footsie c.s. voor de zolen van haar schoeisel gebruikte patroon een 'nabootsing' is van het Birkenstock-merk en of het gebruik daarvan buiten beschouwing moet blijven bij vaststelling van de norm of van hetgeen gangbaar is in de sector, zoals Birkenstock stelt en Footsie c.s. gemotiveerd heeft bestreden, geen beantwoording.