Oppositie BIT tegen BIT AGENCY alsnog afgewezen

Beschikking Hof Den Haag 11 februari 2014, IEF 13717, zaaknr. 200.132.799/01, ECLI:NL:GHDHA:2014:1384 (Bit vs. BIT AGENCY)
Merkenrecht. In de oppositieprocedure tegen de registratie van het Beneluxmerk BIT AGENCY voor de klassen 35 en 42 is aangenomen dat sprake is van gevaar voor verwarring met BIT (reclame, telecom, computersoftware). BIT AGENCY wordt enkel ingeschreven voor (reclame)diensten (klasse 35). Het hof oordeelt dat geen sprake is van reëel verwarringsgevaar doordat BIT elk onderscheidend vermogen mist. Het publiek zal veeleer menen te maken te hebben met een bedrijf dat computer-gerelateerde diensten aanbiedt. Niet is onderbouwd dat, ook als het merk beschrijvend is, toch reëel verwarringsgevaar zou zijn. De oppositie wordt alsnog afgewezen.

5. Een merk is beschrijvend en mist (dus) onderscheidend vermogen als het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de waren of diensten of kenmerken van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Het Bureau heeft overwogen dat het woord “bit” kan worden geassocieerd met de uitdrukking “bit en bites” en een associatie kan opwekken met de computerwereld, maar dat het niet beschrijvend is voor de betrokken diensten. Niet betwist is de stelling van BA dat het woord “bit” een aanduiding is van de kleinste eenheid van informatie (een signaal of symbool dat een van de twee waarden kan aannemen), waarmee wordt gewerkt in informatica/informatieverwerkende systemen, waaronder computertechniek/ computersystemen. Het hof is van oordeel dat het woord “bit” derhalve kan dienen tot aanduiding van een kenmerk van diensten met betrekking tot informatieverwerkende systemen, zoals, met name, computersystemen en het daarvoor dan ook beschrijvend is. Dat het woord “bit” ook andere betekenissen heeft kan daar niet aan afdoen. Voldoende is dat het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (vergelijk HvJEG 12 februari 2004, NJ 2006, 531 inzake Postkantoor). Nu niet gesteld of gebleken is dat het merk is ingeburgerd, moet ervan worden uitgegaan dat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Dat de Board of Appeal van het Office for Harmonisation in the Internal Market daarover in de door [verweerster] overgelegde uitspraak van 28 juni 2013 tussen [verweerster] en een derde een ander oordeel heeft doet daaraan niet af. Dit hof is daaraan niet gebonden. Bovendien gaat de Board of Appeal er in rechtsoverweging 52 (in strijd met rechtsoverweging 11, vijfde streepje) van die beslissing van uit dat “the applicant argues that the earlier mark “bit” has a very limited (vet, hof) distinctive character” (ro. 52).

6. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van voormeld artikel als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarvan is sprake als dat publiek meent dat de diensten aangeboden onder het teken verricht worden door de merkhouder of dat de diensten afkomstig zijn van de op een of andere manier economisch verbonden ondernemingen. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval. In het kader van een oppositie moet daarbij niet worden gekeken naar de wijze waarop het teken en het merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst zullen worden gebruikt, maar moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken (HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, inz. O2/ Hutchison, ro. 66 en 67) en het merk (HvJEG 15 maart 2007, C-171/06 inz. T.I.M.E. Art/ Leclerc, ro. 59) voor de in het depot/de inschrijving vermelde diensten zouden kunnen worden gebruikt. Wel dient rekening gehouden te worden met omstandigheden waaronder de in het depot/de inschrijving vermelde diensten in het algemeen worden aangeboden en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtsniveau van het relevante publiek (zie ro. 56 van laatstgenoemd arrest). Partijen zijn het erover eens dat het hier gaat om een bovengemiddeld aandachtsniveau.

7. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar. Het hof is van oordeel dat in dit geval de omstandigheid dat het merk elk onderscheidend vermogen mist er toe leidt dat geen verwarringsgevaar kan worden aangenomen. Er kan niet van worden uitgegaan dat het relevante publiek dat wordt geconfronteerd met het teken zal menen met diensten van de merkhouder te maken te hebben of dat er sprake is van economisch verbonden ondernemingen. Het publiek zal veeleer menen te maken te hebben met een bedrijf dat, zoals vele andere die gebruik maken van de het woord “bit”, computer-gerelateerde diensten aanbiedt. [verweerster] heeft ook niet onderbouwd dat er, ook wanneer het merk beschrijvend is, toch reëel verwarringsgevaar zou zijn.

Lees de uitspraak:
zaaknr. 200.132.799/01 (afschrift)
ECLI:NL:GHDHA:2014:1384 (link)