Ovenvormmerk normaal gebruikt ondanks opdruk van woordmerk

Gerecht EU 10 oktober 2017, IEF 17177; IEFbe 2371; ECLI:EU:T:2017:715 (Klement tegen EUIPO). Vormmerk. Normaal gebruik van een merk. Bullerjan heeft in 2005 een vormmerk betreffende een oven ingeschreven. In 2012 verzoekt Klement op basis van de Uniemerkenverordening (207/2009/EC) om vervallenverklaring van dit vormmerk vanwege non-usus. De Cancellation Division en Board of Appeal van het EUIPO verwerpen de vervallenverklaring. Vervolgens stapt Klement naar het Gerecht EU, welke hem eveneens nul op rekest geeft. Klement gaat in beroep bij het HvJ, welke oordeelde dat het oordeel van het Gerecht niet duidelijk en begrijpelijk was, waarna de beoordeling werd teruggewezen naar het Gerecht. De klacht van Klement komt er in essentie op neer dat het daadwerkelijke product van Bullerjan afwijkt van het vormmerk, doordat het woord 'Bullerjan' op de producten is aangebracht en dat dit woord het enige distinctieve onderdeel is van het product. In het vormmerk is het woord niet aangebracht. Omdat er sprake is van afwijking zou er geen sprake zou zijn van normaal gebruik van het merk, zo stelt Klement. Het Gerecht maakt korte metten met deze stelling door aan te geven dat Uniemerken, zonder hun distinctieve karakter te verliezen, in kleine onderdelen mogen verschillen van het gedeponeerde merk. Dit is het geval. De oven an sich is zeer distinctief. Daarnaast hoeven merken niet in isolatie gebruikt te worden, dus meerdere merken (vorm, woord, beeld) kunnen op één product gebruikt worden. Vordering wordt afgewezen.

25      Als Erstes ist klarzustellen, dass der Kläger mit seinem Vorbringen, dass das von der Markeninhaberin vorgelegte Beweismaterial die Benutzung der Marke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft nicht beweise, die Unterscheidungskraft dieser Marke in Abrede stellt.

26      Zu diesem Punkt genügt der Hinweis, dass in der vorliegenden Rechtssache die Eintragung der fraglichen Marke als Unionsmarke zugelassen wurde. Es ist somit davon auszugehen, dass diese Marke gültig und geeignet ist, die Waren der Markeninhaberin von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Insbesondere ist davon auszugehen, dass es dieser Marke nicht im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 an Unterscheidungskraft fehlt. Da der Kläger keinen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gestellt und seine Klage ausdrücklich ausschließlich auf Art. 51 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt hat, war es weder Sache des EUIPO, noch ist es Sache des Gerichts – vorbehaltlich der Ausführungen unten in den Rn. 38 bis 47, die sich auf die Prüfung des Grades der Unterscheidungskraft der fraglichen Marke beschränken –, diese Annahme einer originären Unterscheidungskraft im Rahmen des Verfallsverfahrens in Frage zu stellen.

35      Der Zweck von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009, der es vermeidet, eine strikte Übereinstimmung zwischen der verwendeten Form der Marke und derjenigen, in der die Marke eingetragen worden ist, vorzuschreiben, besteht darin, es dem Inhaber der Marke zu erlauben, im Rahmen seines Geschäftsbetriebs Veränderungen an dem Zeichen vorzunehmen, die es, ohne die Unterscheidungskraft der Marke zu beeinflussen, erlauben, sie den Anforderungen der Vermarktung und der Förderung des Absatzes der betreffenden Waren oder Dienstleistungen besser anzupassen. Folglich sieht die erwähnte Bestimmung vor, dass die Pflicht zum Nachweis der Benutzung der Marke dann, wenn das im Handelsverkehr verwendete Zeichen von der Form, in der es eingetragen worden ist, nur in geringfügigen Bestandteilen abweicht und die beiden Zeichen somit als insgesamt gleichwertig betrachtet werden können, dadurch erfüllt werden kann, dass der Nachweis der Benutzung des Zeichens erbracht wird, das deren im Handelsverkehr benutzte Form darstellt (vgl. Urteil vom 15. September 2015, Nestlé Unternehmungen Deutschland/HABM – Lotte [Darstellung eines Koalas], T‑483/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:635, Rn. 74 und die dort angeführte Rechtsprechung).

36      Im Rahmen der Anwendung von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 ist die Form der Benutzung der fraglichen Marke mit Blick auf ihre Unterscheidungskraft zu beurteilen, um zu prüfen, ob diese beeinflusst wird. Dabei ist insbesondere der hohe oder weniger hohe Grad an Unterscheidungskraft der fraglichen Marke zu berücksichtigen.

37      Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer ausgeführt, dass es keine Regel innerhalb des Unionsmarkensystems gebe, die den Inhaber einer Unionsmarke verpflichte, die isolierte Benutzung einer älteren Marke nachzuweisen. Es sei nämlich gängige geschäftliche Gepflogenheit, dass eine Marke gemeinsam mit anderen Zeichen benutzt werde. Sie hat anschließend erklärt, dass die Gesamtwahrnehmung der in Rede stehenden Marke durch das Schild, auf dem der Wortbestandteil „Bullerjan“ hervorgehoben sei, nicht geändert werde. Der Begriff „Bullerjan“ beeinflusse demnach nicht die Unterscheidungskraft der fraglichen Marke.

42      Es ist festzustellen, dass die in Rede stehende Marke erheblich von der Branchenüblichkeit abweicht. Bekanntlich besteht nämlich die Form eines Ofens im Allgemeinen aus einem Feuerungsraum, in dem die Verbrennung des Holzes stattfindet, einer Verkleidung sowie einer Verbindung zum Rauchabzug und erinnert mehr oder weniger an die Form eines Kamins. Die in Rede stehende Marke weicht jedoch eindeutig wesentlich von dieser Beschreibung ab, sowohl angesichts ihrer zylindrischen Form als auch angesichts der durch diese Form bedingten Funktionsweise. Der Ofen besteht nämlich aus mehreren Stahlrohren, die so gekrümmt sind, dass sie eine horizontale zylindrische Brennkammer bilden. Eine solche Konzeption, die gewährleistet, dass sich fast die gesamte Oberfläche der Rohre in der Brennkammer befindet, was einen maximalen Wärmeaustausch gewährleistet, ist nicht branchenüblich.

46      Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass die fragliche Marke hohe Unterscheidungskraft besitzt.