Over de indirecte toestemming
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19 maart 2013, LJN BZ5260 (Converse Inc. Kesbo Sport BV tegen Schoenenreus BV en Dieseel A.G.) - afschrift HD 200.087.046/01
Uitspraak ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.
Merkenrecht. (Legale) Parallelimport. Bewijslast. Over het begrip namaak, (indirecte) toestemming, uitputtingsverweer. Geen gevaar afscherming van de markt. Vervolg op het tussenvonnis en eerdere gecombineerde hoofd/vrijwarings-uitspraak in IEF 9501.
Het Hof oordeelt dat in beginsel vaststaat dat sprake is geweest van merkinbreuk door Schoenenreus (r.o. 7.4.8). Volgens de systematiek van het BVIE kan Schoenenreus zich niet beroepen op enige "indirecte toestemming" welke onder de reikwijdte van het begrip "toestemming" als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 aanhef BVIE zou vallen. Toestemming van de merkhouder tot het in het verkeer brengen van waren die voorzien zijn van zijn merk in de zin van 2.23 lid 3 BVIE is dus niet hetzelfde als toestemming voor het gebruik van zijn merk in de zin van 2.20 lid 1 BVIE (r.o. 7.4.7). Partijen twisten over de bewijslast onder verwijzing naar (IE-Klassiekers merkenrecht als) Van Doren/Lifestyle en Lancôme/Kruidvat.
Schoenenreus voerde het uitputtingsverweer ex artikel 2.23 lid 3 BVIE, de bewijslast ter zake rust op Schoenenreus (r.o. 7.5.16). Schoenenreus heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een concreet en reëel gevaar voor afscherming van de nationale markten bestaat (7.6.12). Ze wordt wel in de gelegenheid gesteld om haar stellingen, dat de schoenen via legale parallelimport vanuit een ander EER-land zijn verkregen, te bewijzen (r.o. 7.8).
Converse is lang niet op alle punten in het gelijk gesteld zodat een veroordeling van Schoenenreus tot vergoeding van 75% van de aan de zijde van Converse gevallen kosten redelijk zou zijn. Bij het na terugverwijzing te wijzen eindvonnis kan daarmee rekening worden gehouden. (7.10.5).
Dieseel heeft zich gevoegd en is ontvankelijk (r.o. 7.11.4), maar ziet het overgrote deel van haar grieven afgewezen worden, dan wel zijn de grieven voor de hoofdzaak niet van doorslaggevend belang.
Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en verwijst de zaak naar de rechtbank 's-Hertogenbosch waarbij de rechtbank tevens een veroordeling zal uitspreken over de in hoger beroep gevallen kosten.
7.5.16 Resumerend: in het kader van het op art. 2.23 lid 3 BVIE gegronde verweer van Schoenenreus dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen rust op haar de bewijslast daarvan. Indien zij echter kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel indien het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Schoenenreus het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE niet te leveren.
7.5.17. In dat geval zou de bewijslast dus worden omgekeerd en op Converse komen te rusten. Wat die op Converse rustende bewijslast dan concreet inhoudt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. (...)
