Overeenkomst wijst uit dat ook merkenrechten voor Taiwan en China moeten worden overgedragen

Vzr. Rb. Rotterdam 10 januari 2024, IEF; ECLI:NL:RBROT:2024:2262 (CCL, CCBM en Zomerss tegen Brozo en gedaagde sub 2). Kort geding. Gedaagde sub 2 is enig bestuurder en aandeelhouder van Brozo. Brozo is houder van het merknaam [merknaam] (hierna: het Merk) in Taiwan en China. Persoon A en de aan hem gelieerde ondernemingen CCL, CCBM en Zomerss (hierna: CCL c.s.) hebben in het verleden investeringen gedaan in een vennootschap die toebehoorde aan Brozo. Na een herstructurering is er een overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) gesloten tussen Zomerss en Brozo waarin staat vermeld dat Brozo direct de merkrechten aan CCBM zal overdragen. Tussen de partijen is in geschil de verplichting tot overdracht van het Merk door Brozo aan CCBM. CCL c.s. vordert om Brozo en gedaagde sub 2 te bevelen om mee te werken aan de overdrachten van de IE-rechten in Taiwan en China aan CCBM. Ook vordert zij dat Brozo en gedaagde sub 2 geen relaties van CCL c.s. meer benaderen met de stelling dat Brozo gerechtigde is van het merkenrecht.

CLL wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen, mede door het uitblijven van reactie op de stelling van Brozo betreffende ontvankelijkheid. CCBM en Zomerss (hierna: CCBM c.s.) zijn wel ontvankelijk. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het voldoende aannemelijk is dat tussen partijen de overdracht van het Merk is overeengekomen, ook voor Taiwan en China, en dat Brozo aan deze overeenkomst gebonden is. Het is voor de voorzieningenrechterduidelijk dat de Overeenkomst niet alleen de Benelux en internationale rechten op het merk betrof. Deze staan nog op naam van Brozo. Ondanks eerdere toezeggingen weigert Brozo deze merkenrechten over te dragen en zij stelt dat er sprake was van een ‘package deal’, die met zich meebrengt dat de nakoming niet los kan worden gezien van andere gemaakte afspraken. De voorzieningenrechter oordeelt dat de overdrachtsverplichting niet teniet wordt gedaan door gebeurtenissen die betrekking hebben op andere vorderingsrechten. Wel benadrukt de voorzieningenrechter dat CCBM c.s. haar stellingen maar net aan voldoende heeft onderbouwd. Dit leidt ertoe dat de vorderingen van CCBM c.s. deels worden toegewezen. Er wordt echter geen dwangsom opgelegd, nu CCBM c.s. zowel hierom vraagt, als om de mogelijkheid van reële executie.

4.9 De merkrechten in Taiwan en China staan nog op naam van Brozo . Op grond van de Overeenkomst dient Brozo (met de blijkens productie 21 en 22 bij dagvaarding daartoe bereidwillige CCBM ) uitvoering te geven aan de verplichting tot overdracht van de merknaam zoals deze uit de Overeenkomst voortvloeit. Dit weigert zij ondanks eerdere toezeggingen en ook na daartoe herhaaldelijk te zijn aangemaand. Dat Brozo ten verwere de situatie breder trekt en in haar stellingen benadrukt dat sprake was van een ‘package deal’ die meebrengt dat de nakoming van de gemaakte afspraken niet los van elkaar kunnen worden gezien en als garantie voor algehele nakoming gelden (die uitleg betwist CCBM c.s.), dat ten nadele van haar in andere vennootschappen van de [naam onderneming] gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en dat zij vorderingsrechten op [naam bedrijf 1] heeft, doet niet af aan het bestaan van en de gebondenheid aan deze op haar rustende overdrachtsverplichting. Met het bloot innemen van slechts de hiervoor gemelde stellingen heeft Brozo onvoldoende gemotiveerd verweer gevoerd. In de conclusie van antwoord en pleitnota gaat Brozo nog wel in op het door haar gestelde en door CCBM c.s. betwiste tekortschieten door in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst jegens Brozo en dat CCL c.s. Brozo financieel heeft uitgerookt. Brozo laat evenwel na haar (uitgediepte) stellingen op dit punt voldoende te concretiseren. De voorzieningenrechter gaat dan ook aan die stellingen voorbij. Daarmee is het door Brozo gestelde schuldeisersverzuim aan de kant van CCBM c.s. en haar zo begrepen beroep op een opschortingsrecht van de baan.