Paul Geerts' noot onder H&M/Adidas

P.G.F.A. Geerts, Noot onder Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2015 (H&M/Adidas); IEF 16141; eerder verschenen in IER 2016/31, p. 216-229.
1. Dit arrest kent een lange voorgeschiedenis. Het eerste kort geding vonnis stamt al uit 1997 (!) Die voorgeschiedenis laat ik hier verder grotendeels onbesproken en verwijs gemakshalve naar r.o. 2.1-2.15 uit het onderhavige arrest [IEF 15491].

2. Centraal in deze zaak staat het arrest van het Hof ‘s-Hertogenbosch 29 maart 2005, BIE 2005/82 waarin het hof heeft beslist dat het tweestrepenmotief van H&M geen inbreuk maakt op het (bekende) driestrepenmotief van Adidas. De dragende rechtsoverweging in dat arrest is r.o. 4.17. Daarin beslist het hof dat het driestrepenmotief van Adidas als een algemeen bekend beeldmerk kan worden aangemerkt in de zin van art. 6bis UvP en dat betekent – aldus nog steeds het hof – dat aan dit beeldmerk een ruime beschermingsomvang toekomt voor zover het om het driestrepenmotief gaat. (...)

11. Mijn tweede opmerking ziet op het feit dat Adidas ter zake van de inbreukvordering onder c zich in het bijzonder op de verwatering (afbreuk van het onderscheidend vermogen) van haar merkrechten heeft beroepen (r.o. 7.21). Uit het Intel- en Wolf-arrest van het HvJ EU volgt dat de vraag of er sprake is van verwatering bevestigend moet worden beantwoord indien er een grote kans bestaat dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de betrokken waren waarvoor het driestrepenbeeldmerk is ingeschreven als gevolg van het gebruik van het tweestrepenteken in de toekomst zal wijzigen.  Hoewel nog steeds niet duidelijk is wat de ‘wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde’ precies betekent (zie IER 2014/38), was het voor het hof een koud kunstje om in het onderhavige geval te beslissen dat het economische gedrag van de consument inderdaad was gewijzigd. Het hof had immers al vastgesteld dat sprake was van verwarringsgevaar en daarmee staat vast dat het economische gedrag van het relevante publiek is gewijzigd of in de toekomst zal wijzigen.

12. De vraag of H&M ook ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het bekende driestrepenmotief van Adidas, is in het onderhavige arrest niet aan de orde gekomen. Dat ook die vraag bevestigend beantwoord kan worden, lijkt mij evident.