Porsche en varkenslatijn, merken zijn te kwader trouw ingeschreven

Hof Den Haag 26 november 2013, zaaknr. 200.109.445/01 (X tegen Dr.Ing. H.C.F. Porsche AG)
Uitspraak ingezonden door Naomi Ketelaar en Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap. Merkenrecht. Rangorde. Kwader trouw. X heeft vanaf 2009 diverse Benelux- en Gemeenschapsmerken gedeponeerd bestaande uit het woord PORSCHE voor uiteenlopende diensten. De rechtbank oordeelt [IEF 10771] dat, behoudens voor wat betreft 'broedmachines' in klasse 7, de ingeschreven merken nietig zijn. Er is een grote mate van overeenstemming met de door Porsche geregistreerde merken en er is sprake van soortgelijkheid van waren en diensten van deze ingeschreven merken. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Met grief 1 betoogt X dat het niet relevant is dat X ook de merken SAAB-SPYKER, MAYBELLINE en BREITLING heeft gedeponeerd. Het hof is van oordeel dat deze omstandigheid van belang is voor de beoordeling van het beroep op de kwader trouw.

Met grieven 2 en 3 betoogt X dat er sprake is van een beeldmerk in plaats van een gecombineerd woord-/beeldmerk en dat een woordmerk niet met een beeldmerk kan worden vergeleken. Ook kan er geen sprake is van een depot te kwader trouw, gezien de betekenis in het 'varkenslatijn' van het woord PORSCHE.

Het hof oordeelt dat een vergelijk wel mogelijk is, het PORSCHE-merk bestaat immers uit het woord PORSCHE. Dat in de registratie is gekozen voor een bepaalde grafische vormgeving doet daaraan niet af.

Het BBIE kon in de oppositieprocedure de nietigheidsgrond ex 2.28 lid 3 sub a jo 2.3 sub c BVIE niet toetsen. Bij de beoordeling van de nietigheid van het merk op grond van 2.3 BVIE (rangorde) kan het gebruik van een merk worden verondersteld. Het Porsche-merk is in elk geval in de Benelux bekend en is voor geen van de ingeschreven waren beschrijvend, zodat dit leidt tot een grote onderscheidingskracht. De merkdepots van X komen zowel op grond "b" als grond "c" in rangorde ná het PORSCHE-merk.

X houdt vast aan zijn stelling omtrent de betekenis van het woord PORSCHE, dat varkenslatijn is voor 'varken'. Ook indien juist zou zijn dat X op grond van de gestelde betekenis tot zijn keuze voor dit woord zou zijn gekomen, brengt dat nog niet mee dat er geen sprake is van kwade trouw bij het merkdepot. Het oogmerk van het depot en of deposant bekend was met het gebruik van het merk door een ander is van belang. Doordat X aan Porsche diverse voorstellen heeft gedaan tot overdracht of intrekking van de depots tegen betaling of leveren van auto's, komt het hof tot de conclusie dat de merkdepots te kwader trouw zijn verricht.

Leestips: r.o. 13, 14, 17, 21, 22.

Op andere blogs:
Abcor Ik wil een gratis PORSCHE 911 - merkdepot te kwader trouw