Prejudiciële vragen aan HvJ EU over debranding en rebranding van waren

Hof van Beroep Brussel 7 februari 2017, IEFbe 2093(Mitsubishi tegen Duma c.s.) Parallelimport, Debranding, Rebranding, marktpraktijken, vergoeding. Procedure merkinbreuk na eerder beslag inzake namaak en vonnis (IEFbe 67) dat inbreukvorderingen van MITSUBISHI afwees. Volledige hervorming in beroep. MITSUBISHI is titularis van de merkenrechten op de bekende woordmerken “MITSUBISHI” en het figuratieve diamantlogo. Zij verzet zich tegen de onrechtmatige parallel invoer in de EER van gemerkte en ontmerkte (of “gedebrande”) hefttrucks afkomstig uit Azië, door DUMA en GSI. Een deskundigenrapport opgesteld na het beslag inzake namaak had de invoer van net geen 1500 van dergelijke heftrucks blootgelegd in de periode 2003 tot en met 2008.

Wat de parallelinvoer in die periode betreft, staat de inbreuk vast. “Het is, gelet op de vaststellingen van de deskundige, niet ernstig dat geïntimeerden dit (blijven) ontkennen”. Verwerping van het argument dat impliciete toestemming uit een geheel van feiten en omstandigheden zou moeten blijken. Eveneens geen sprake van een stilzwijgende toestemming “zelfs indien er tien jaar verlopen is tussen de ingebrekestellingen van 20 juli 1998 en deze van 2 januari 2008”. DUMA en GSI worden veroordeeld tot winstafdracht voor de reeds in de handel gebrachte heftrucks. Het verweer wordt “als bij voorbaat kansloos” aangemerkt. Een provisionele schadevergoeding van 3.000.000,00 EUR is gerechtvaardigd.

Verder “dient redelijkerwijze aangenomen te worden dat geïntimeerden met ingang van 20 november 2009 zijn overgegaan tot de volledige debranding van de Mitsubishi vorkheftrucks die zijn van buiten de EER hebben ingevoerd in de EER, die zij in voorraad hielden en te koop aanboden”. Vraag rijst of de merkhouder zich op basis zijn (EU of nationale) merkenrechten kan verzetten tegen het verwijderen zonder zijn toestemming, door een derde, van de merken aangebracht op de waren indien die verwijdering geschiedt buiten de EER (zoals in een douane-entrepot) én met het oog op het invoeren van de waren in de EER (en dus als omzeiling van de regels inzake communautaire uitputting). Het hof stelt volgende prejudiciële vragen over de uitlegging van de aan merken verbonden rechten:

1. A) Omvatten artikel 5 van Richtlijn 2008/95/EG en artikel 9 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gecodificeerde versie) het recht voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de verwijdering, door een derde, zonder de toestemming van de merkhouder, van alle op de waren aangebrachte aan de merken gelijkende tekens (debranding), wanneer het gaat om nooit eerder in de Europese Economische Ruimte verhandelde waren, zoals waren geplaatst onder douane-entrepot, en wanneer de verwijdering door die derde geschiedt met het oog op de invoer of in de handel brengen van die waren in de Europese Economische Ruimte?

1. B) Maakt het een verschil uit voor de beantwoording van voormelde vraag A) of de invoer of in de handel brengen in de Europese Economische Ruimte van die waren geschiedt onder een eigen onderscheidingsteken aangebracht door die derde (rebranding)?

2. Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag een verschil uit indien de aldus ingevoerde of in de handel gebrachte waren, naar hun uiterlijke verschijning of model door de relevante gemiddelde consument nog steeds worden geïdentificeerd als afkomstig van de merkhouder?”;

Al lijkt het hof te suggereren dat het antwoord eigenlijk wel voor de hand ligt: “Diverse uitspraken van het Hof van Justitie (EU) laten weliswaar vermoeden dat het antwoord op de voormelde vraag positief dient beoordeeld te worden