Prejudicieel gestelde vraag: Is er onderscheidend vermogen #DARFERDAS? als er in de praktijk significante en evidente mogelijkheden bestaan om als herkomstaanduiding te dienen?

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 21 juni 2018, IEF 18053; IEFbe 2773; C-541/18 (#Darferdas?) De merkenafdeling van het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau) heeft de aanvraag voor het woordmerk “ #darferdas? ” voor de waren van klasse 25 (kledingstukken, in het bijzonder T-shirts, schoeisel en hoofddeksels) afgewezen op grond dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. De merkaanvrager heeft hierop beroep ingesteld, welke werd verworpen door het Bundespatentgericht. Met het cassatieberoep wil de merkaanvrager alsnog zijn inschrijvingsaanvraag geldend maken.

1. Heeft een teken onderscheidend vermogen wanneer in de praktijk significante en evidente mogelijkheden bestaan om het als herkomstaanduiding van de waren of diensten te gebruiken, ook wanneer het daarbij niet om de meest waarschijnlijke gebruiksvorm van het teken gaat?

Of het cassatieberoep slaagt, hangt ervan af of artikel 3, lid 1, onder b), van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken onderscheidend vermogen bezit wanneer in de praktijk significante en evidente mogelijkheden bestaan om het als herkomstaanduiding van de waren of diensten te gebruiken, ook wanneer het niet om de meest waarschijnlijke gebruiksvorm van het teken gaat. Alvorens op het cassatieberoep uitspraak wordt gedaan, is de Senat van oordeel dat de behandeling van de zaak moet worden geschorst en het Hof moet worden verzocht om een prejudiciële beslissing.

De federale octrooirechter heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen bezit omdat het in casu om een tekenreeks gaat die uit gangbare woorden uit de Duitse taal is samengesteld die door het doelpubliek altijd enkel als zodanig en niet als onderscheidingsteken worden begrepen. De eiser tot cassatie brengt daartegen in dat de aaneengesloten tekenreeks geen gangbaar woord vormt en al zeker geen begrijpelijke vraag. In zijn geheel beoordeeld is de vraag “Darf er das?” zodanig verdraaid dat het doelpubliek de tekenreeks niet als een vraag opvat. De Senat is van oordeel dat op grond van deze grief het cassatieberoep niet kan slagen. De eiser tot cassatie toont hiermee niet aan dat de federale octrooirechter blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Voorts komt eiser tot cassatie op tegen het oordeel dat het aangevraagde merk door het doelpubliek altijd enkel wordt begrepen als een tekenreeks die uit gangbare Duitse woorden is samengesteld en niet als een onderscheidingsteken.  De federale octrooirechter is van opvatting dat bij het onderzoek of sprake is van de weigeringsgrond dat een merk onderscheidend vermogen mist, van de meest waarschijnlijke gebruiksvorm van het teken worden uitgegaan. De Senat twijfelt of deze opvatting juist is. Naar oordeel van de Senat mag alleen dan worden uitgegaan van de meest waarschijnlijke gebruiksvorm van het teken wanneer andere mogelijke gebruiksvormen in de praktijk niet significant of evident zijn. Het is niet gerechtvaardigd om de inschrijving van een merk te weigeren op grond dat het onderscheidend vermogen mist, wanneer in de praktijk significante of evidente mogelijkheden bestaan om het merk als herkomstaanduiding van de opgegeven waren of diensten te gebruiken.