Prejudicieel gestelde vraag: kan de ex-merkhouder zich beroepen op een merkinbreuk voor de tijd dat het merk nog gebruikt werd?

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 26 september 2018, IEF 18117; IEFbe 2794; C-622/18 (AR) Via Minbuza. AR, de oprichter van de onderneming Part des anges die alcohol en gedistilleerde dranken verhandelt, is houder van het Franse woord- en beeldmerk “Saint Germain” dat op 05.12.2005 is aangevraagd. Nadat AR had vernomen dat Cooper International Spirits (samen met twee andere vennootschappen) een vlierbessenlikeur onder de benaming “St-Germain” verhandelde heeft hij op 08.06.2012 de drie vennootschappen gedagvaard wegens merkinbreuk. In een parallelle zaak heeft de rechter bij vonnis van 28.02.2013 de rechten van AR op het woord- en beeldmerk “Saint Germain” met ingang van 13.05.2011 vervallen verklaard voor alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren). Dit werd bevestigd door een arrest van de rechter in tweede aanleg van 11.02.2014, dat onherroepelijk is geworden. AR heeft zijn vorderingen wegens merkinbreuk gehandhaafd voor de periode die niet viel onder de verjaring (08.06.2009 – 13.05.2011). Bij vonnis van 16.01.2015 heeft de rechterlijke instantie de vorderingen van AR afgewezen na te hebben geoordeeld dat geen enkele exploitatie van het betrokken merk had plaatsgevonden sinds de aanvraag ervan.

De cour d’appel heeft dit vonnis bij arrest van 13.09.2016 bevestigd. AR kon het daadwerkelijke gebruik van het merk niet aantonen waardoor hij niet met succes kon betogen dat sprake was van een inbreuk op de herkomstaanduidende functie van dit merk. Op 21.12.2016 heeft AR cassatieberoep tegen dit arrest ingesteld. AR voert aan dat gedurende de periode van vijf jaar na inschrijving van een merk de houder van het merk derden kan verbieden om in het economisch verkeer een gelijksoortig teken te gebruiken en dat inbreuk kan maken op de functies van het merk, zonder te hoeven aantonen dat het merk voor die waren normaal is gebruikt. De Cour d’appel zou daarom de artikelen van het wetboek van intellectuele eigendom hebben geschonden door te oordelen dat AR zich niet kon beroepen op merkinbreuk van “Saint Germain”. AR stelt niet te hoeven aantonen dat het merk daadwerkelijk was gebruikt.

Prejudiciele vraag:

Moeten de artikelen 5, lid 1, onder b), 10 en 12 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat een merkhouder die zijn merk nooit heeft gebruikt en wiens rechten vervallen zijn verklaard  bij het verstrijken van de periode van vijf jaar vanaf de publicatie van zijn inschrijving, schadevergoeding wegens inbreuk kan verkrijgen op grond dat de wezenlijke functie van zijn merk is aangetast doordat een derde, vóór de datum van inwerkingtreding van de vervallenverklaring, een met dit merk overeenstemmend teken heeft gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dit merk was ingeschreven?