Prejudicieel gestelde vragen over voorwaarden voor heretikettering parallelingevoerde Debrisoft

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 6 oktober 2015; IEF 16556; IEFbe 2075; LS&R1419; C-642/16 (Debrisoft; Junek Europ-Vertrieb tegen Lohmann & Rauscher) Merkenrecht. Verzoekster is houdster van het op 22-06-2010 ingeschreven gemeenschapswoordmerk ‘debrisoft’ voor ‘hygiënische producten voor de geneeskunde’, ‘pleisters’ en ‘verbandmiddelen’. Zij fabriceert en verhandelt onder meer het product ‘Debrisoft zum Debridement, STERILE, 10x10 cm, 5 Stück’. Verweerster is een in OOS gevestigde vennootschap die in DUI via parallelimport verzoeksters producten verhandelt en naar OOS uitvoert. Verzoekster koopt 25-05-2012 in een apotheek in Düsseldorf een pakket dat door verweerster in DUI was ingevoerd en waarop door verweerster een etiket was aangebracht op een onbedrukt gedeelte van het doosje (zodat verzoeksters merk zichtbaar was). Op het etiket staat naast verweersters naam en adres onder meer een farmaceutisch nummer dat het goederenverkeer met apotheken moet vereenvoudigen. Verweerster heeft verzoekster niet geïnformeerd over de herinvoer van haar product en evenmin over de ompakking/heretikettering. Verzoekster vordert dat het verweerster wordt verboden haar product zonder toestemming in DUI in de handel te brengen, terugroeping van de al in de distributiekanalen aanwezige producten alsmede schadevergoeding. De rechter (Landgericht) wijst de vordering toe. In hoger beroep houdt het vonnis stand. De appelrechter constateert een inbreuk op verzoekster merkenrecht. Uit het feit dat verzoekster het product oorspronkelijk in de EU in de handel heeft gebracht vloeit geen uitputting van haar recht voort. Verweerster vraagt en krijgt beroep tot Revision en ligt nu voor bij de verwijzende rechter.

De verwijzende DUI rechter (Bundesgerichtshof) stelt vast dat de uitkomst van het beroep afhankelijk is van uitleg van artikel 13.2 van Vo. 207/2009 die ratio temporis van toepassing is. Door het HvJEU is als voorwaarde voor toestemming parallelimport van geneesmiddelen gesteld dat de parallelimporteur de merkhouder vóór het in de handel brengen van de producten informeert over de heretikettering en hem desgevraagd een exemplaar van het product bezorgt. Nu dat achterwege is gebleven rijst de vraag of dit ook op de parallelimport van de in deze zaak aan de orde zijnde medische hulpmiddelen kan worden toegepast. Volgens artikel 13.2 van Vo. 207/2009 kan een derde zich niet op uitputting beroepen wanneer voor de merkhouder gegronde redenen zijn zich tegen verdere verhandeling van zijn waren te verzetten. Ompakken zonder toestemming kan resulteren in reële gevaren voor de herkomstgarantie. Verzet van de merkhouder kan echter leiden tot een ‘bedekte’ belemmering van het vrije goederenverkeer in de zin van VWEU artikel 36 (kunstmatige afscherming van de markt). Het HvJEU heeft voorwaarden ontwikkeld (ook van toepassing op andere producten) waaraan moet worden voldaan om het verbod door de merkhouder te voorkomen (C-427/93 en C-348/04). De verwijzende rechter is het met de appelrechter eens dat de informatie op het door verweerster aangebrachte etiket twijfel kan doen ontstaan bij consumenten of het product nog in de oorspronkelijke staat wordt aangeboden en dus een reëel gevaar voor de herkomstgarantie is. Blijft de vraag of de voorwaarden ook voor medische hulpmiddelen van toepassing zijn. Hij legt de volgende vraag voor aan het HvJEU:

“Dient artikel 13, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 aldus te worden uitgelegd dat de houder van een merk zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een uit een andere lidstaat ingevoerd medisch hulpmiddel in zijn oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking waarop de importeur aan de buitenkant een extra etiket heeft gekleefd, tenzij
– komt vast te staan dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich te verzetten tegen de verhandeling van de van een nieuw etiket voorziene producten onder zijn merk, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zou bijdragen.
– wordt aangetoond dat de heretikettering de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten,
– op de verpakking duidelijk wordt vermeld wie het nieuwe etiket op de producten heeft gekleefd, alsook de naam van de fabrikant,
– de presentatie van de van een nieuw etiket voorziene waren de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Zo mag de sticker niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en
– de importeur de merkhouder voorafgaand ervan in kennis stelt dat de van een nieuw etiket voorziene waren op de markt worden gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van dit product levert.”