Prejudiciële vragen aan HvJ EU over mogelijke inbreuk op merk van Bacardi

Hof Den Haag 30 april 2024, IEF 22040; 200.304.147/01 en 200.304.960/01 (DelicaSea B.V. c.s. tegen Bacardi). Het hof Den Haag heeft tussenarrest gewezen over de zaak tussen DelicaSea B.V. c.s. tegen Bacardi, waarin Bacardi stelt dat DelicaSea c.s. merkinbreuk maakt door originele flessen drank voorzien van de merken van Bacardi te verhandelen. DelicaSea’s onderneming is actief in de parallelhandel in drank. Het hof oordeelt dat geen sprake is van vereenzelviging van vennootschappen, zodat DelicaSea c.s. niet veroordeeld kan worden op basis van het leerstuk van gezag van gewijsde. Het hof twijfelt over de vraag wanneer aan het Class-criterium is voldaan, oftewel: wanneer kan worden gesteld dat waren “noodzakelijkerwijs” in de EU in de handel worden gebracht als bedoeld in het Class-arrest van het Hof van Justitie. Het hof is voornemens om hier prejudiciële vragen over te stellen en formuleert verschillende conceptvragen (r.o. 5.28). 

Anders dan Bacardi stelt, oordeelt het hof dat het niet zo is dat uitputting voor sommige waren “naar hun aard” is uitgesloten omdat uit de verpakkingen of etiketten zou blijken dat ze voor buiten de EU zijn bestemd. Ook die waren kunnen immers door of met toestemming van de merkhouder (Bacardi) in de EU in de handel zijn gebracht, met als gevolg dat de merkrechten zijn uitgeput en de waren vrij verder mogen worden verhandeld. Het hof volgt hierbij de eerdere arresten van de Hoge Raad en het Hof van Justitie en ziet af van het stellen van prejudiciële vragen over deze kwestie. Ook wat betreft de bewijslast ten aanzien van de douanestatus ziet het hof ervan af om vragen te stellen. Zij zoekt hierbij aansluiting bij het eerdere Class-arrest en oordeelt op basis hiervan dat deze bewijslast bij de merkhouder rust. Echter, het hof is wel voornemens prejudiciële vragen te stellen over de verenigbaarheid van de 'kwade trouw'-eis, die volgens het BVIE aan de sanctie van winstafdracht wordt gesteld, met het TRIPs-verdrag en de Handhavingsrichtlijn. De concept-prejudiciële vragen luiden als volgt:

1. Moet artikel 13, lid 2 van de Handhavingsrichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 45 lid 2 van het TRIPs-Verdrag, aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling als in artikel 2.21, lid 4, voorheen lid 2, BVIE, volgens welke de houder van een merkrecht waarop inbreuk is gemaakt, slechts afdracht van door de inbreukmaker door de inbreuk genoten winst kan vorderen als sprake is van kwade trouw?

2. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, moet artikel 13, lid 2 van de Handhavingsrichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 45 lid 2 van het TRIPs-verdrag aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de uitlegging van een nationale regeling volgens welke de houder van een merkrecht waarop inbreuk is gemaakt, geen afdracht van door de inbreuk maker door de inbreuk genoten winst kan vorderen als de inbreuk maker wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt?

Het hof vraagt zich voorts af of een opgavebevel dat ertoe leidt dat de parallelhandelaar (DelicaSea c.s.) onderzoek moet doen naar handelingen met waren die niet door de rechter zijn beoordeeld als inbreukmakend, verenigbaar is met het evenredigheidsbeginsel dat is vastgelegd in onder meer de Handhavingsrichtlijn. Het hof wijst expliciet op het evenredigheidsbeginsel en op het feit dat zaken over parallelhandel wezenlijk anders zijn dan “reguliere” merkinbreukzaken. Het hof is voornemens om de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie.

Moet artikel 8 van richtlijn 2004/48 aldus worden uitgelegd dat het zich ingeval van ongeoorloofde parallelhandel in originele merkproducten in beginsel verzet tegen de uitleg van een nationale bepaling volgens welke uitleg de maatregel van het verschaffen van informatie niet alleen ziet op verschaffing van informatie over vaststaande of door een rechter aannemelijk geachte inbreuken, maar ook op handelingen waarvan niet vaststaat of door een rechter aannemelijk is geacht dat daardoor inbreuk is gemaakt?