Prejudiciële vragen over auto-onderdelen Audi

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) 7 juli 2022, IEF 21148, IEFbe 3596; C-334/22 (Audi) via MinBuza. Verzoekster, AUDI AG, gevestigd te Duitsland, is houdster van de uitsluitende rechten die verbonden zijn met het Uniemerk, dat onder nummer 000018762 onder meer in klasse 12 van de classificatie van Nice (voertuigen, reserveonderdelen, auto-accessoires) is geregistreerd. Het betreft een teken waarin de vier op dat teken afgebeelde cirkels of de twee centrale cirkels elkaar overlappen. Het heeft een sterk onderscheidend vermogen, is in Polen algemeen bekend en wordt ondubbelzinnig in verband gebracht met de onderneming van verzoekster. Verweerder, GQ, houdt zich bezig met de verkoop van reserveonderdelen voor auto’s. Hij verkoopt hoofdzakelijk waren aan andere ondernemers (distributeurs) en verkoopt niet aan consumenten. In de jaren 1986-2017 heeft verweerder via zijn website afdekkingen voor radiateurs (zogenoemde grilles of koelroosters) te koop aangeboden. Deze afdekkingen waren aangepast aan en bestemd voor oude Audi-modellen.

Bij dagvaarding van 05-05-2020 heeft verzoekster gevorderd verweerder te verbieden om niet van AUDI AG afkomstige afdekkingen met een teken dat identiek is aan of gelijkenis vertoont met zijn Uniemerk in te voeren, te koop aan te bieden en in de handel te brengen of er reclame voor te maken en 70 dergelijke door de douane in beslag genomen afdekkingen voor de koelsystemen van auto’s te laten vernietigen. Verweerder wil evenwel doorgaan met de verkoop van deze onderdelen aangezien dit naar zijn mening geen inbreuk maakt op verzoeksters rechten. Verzoekster heeft erop gewezen dat verweerder gerechtigd is tot het aanbieden van koelroosters waarvan de uiterlijke verschijningsvorm en de technische parameters overeenstemmen met de originele auto-onderdelen, op voorwaarde dat op deze roosters geen bevestigingsonderdeel zit dat naar zijn vorm overeenstemt met het betreffende merk. De verwijzende rechter heeft ambtshalve twijfels geuit over de uitlegging van het Unierecht en heeft partijen daarvan op de hoogte gesteld.

Bij de verwijzende rechter is twijfel gerezen over de vraag of een merkrecht afbreuk kan doen aan het streven naar onvervalste mededinging en aan het belang van de consument om te kunnen kiezen tussen de aankoop van een origineel en een niet-origineel auto-onderdeel, wanneer vaststaat dat het te koop aanbieden van dergelijke niet-originele onderdelen als zodanig (ongeacht de context van het merk) rechtmatig is.

Prejudiciële vragen:

a) Moet artikel 14, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de houder van een merk / een rechterlijke instantie een derde verbiedt om in het economische verkeer voor reserveonderdelen voor auto’s (afdekkingen voor radiateurs/grilles) gebruik te maken van een teken dat identiek is aan een Uniemerk of door zijn gelijkenis daarmee verwarring wekt, indien dit teken een element vormt voor de bevestiging van een auto-accessoire (een embleem dat een Uniemerk weerspiegelt) en: - het vanuit technisch oogpunt mogelijk is om op het betreffende reserveonderdeel (de afdekking voor een radiateur/grille) een origineel embleem dat een Uniemerk weerspiegelt aan te brengen zonder dat daarop een teken wordt gereproduceerd dat identiek is aan het betreffende Uniemerk of door zijn gelijkenis daarmee verwarring wekt; of 

- het vanuit technisch oogpunt niet mogelijk is om op het betreffende reserveonderdeel (de afdekking voor een radiateur/grille) een origineel embleem dat een Uniemerk reproduceert aan te brengen zonder dat daarop een teken wordt gereproduceerd dat identiek is aan het betreffende Uniemerk of door zijn gelijkenis daarmee verwarring wekt?

Indien een van de onder a) geformuleerde vragen bevestigend wordt beantwoord:

b) Aan de hand van welke beoordelingscriteria moet in dergelijke gevallen worden vastgesteld of het gebruik van het Uniemerk in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid?

c) Moeten artikel 9, lid 2, en artikel 9, lid 3, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk aldus worden uitgelegd dat een merk dat een element is van de vorm van het betreffende reserveonderdeel, bij gebreke van een clausule in verordening 2017/1001 die het equivalent is van de reparatieclausule van artikel 110, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen, geen aanduidende functie vervult?

d) Moeten artikel 9, lid 2, en artikel 9, lid 3, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk aldus worden uitgelegd dat een element voor de bevestiging van een merk dat naar zijn vorm een Uniemerk weerspiegelt of door zijn gelijkenis daarmee verwarring wekt, indien dat een element is van de vorm van een autoonderdeel, bij gebreke van een clausule in verordening 2017/1001 die het equivalent is van de reparatieclausule van artikel 110, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen, niet kan worden beschouwd als een merk dat een aanduidende functie vervult, ook al is het identiek aan een Uniemerk of wekt het door zijn gelijkenis daarmee verwarring?