Professioneel en relatief oplettend
Gerechtshof Amsterdam, 23 februari 2010, zaaknr. 200.018.999/01, Solvay Pharmaceuticals B.V. tegen Novartis Vaccines and Diagnostics Ltd (met dank aan Marjolein Bronneman, De Brauw Blackstone Westbroek).
Merkenrecht. Geneesmiddelen. Professioneel publiek. Paraplumerk. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank Amsterdam, 9 juli 2008, IEF 6583). Novartis vorderde op grond van haar oudere merk FLUVIRIN de nietigheid en doorhaling van de jongere Benelux merkregistratie en FLURALIN van Solvay (griepvaccins). Vordering alsnog afgewezen.
Zekere gelijkenis, maar geen verwarring, nu het gaat om “een professioneel en relatief oplettend publiek gaat, dat bovendien werkzaam is in een branche waar het niet ongebruikelijk is dat de naam van een product naar eigenschappen daarvan verwijst en derhalve regelmatig sprake is van een zekere gelijkenis van de (niet zelden drielettergrepige) naam waaronder de onderscheidene producten worden verhandeld. Mede in het licht hiervan ligt voor de hand dat - zoals Solvay verdedigt - bij de herkenning/identificatie van het product ook de op de verpakking vermelde naam c.q . het (paraplu)merk van de producent (te weten: SOLVAY) een rol zal spelen.”
4.6. Aan Novartis moet worden toegegeven dat de twee tekens een zekere gelijkenis vertonen. Daar staat echter tegenover dat, zoals Solvay heeft aangevoerd, de geli j kenis vooral woordelementen betreft die beschrijvend van aard zijn ( "f lu" is de Engelse term voor griep; "in" is de eerste lettergreep van injection of injectable) die door het relevante (professionele) publiek als zodanig herkend zullen worden en ook veelvuldig in de benaming van farmaceutische producten worden gebruikt (zie met betrekking tot het gebruik van "flu" onder meer producties l en 2 van Solvay in eerste aanleg) en waaraan, bij de bepaling van de onderscheidende kracht van het merk van Novartis, dan ook slechts beperkte betekenis kan worden toegekend. Voorts is van belang dat het teken FLWIRIN geheel is samengesteld uit dergeli j ke beschrijvende elementen (naast 'flu" en "in", "vir" dat refereert aan het virale karakter van griep). Hoewel het hof het oordeel van de rechtbank deelt dat dit laatste nog niet wil zeggen dat de naam FLWIRIN als (louter) beschrijvend moet worden aangemerkt - en deze naam dus in zoverre meer is dan de som van zijn bestanddelen - is de intrinsieke onderscheidende kracht van het merk daardoor wel beperkt en stelt Solvay zich terecht op het standpunt dat het merk FLWIRIN slechts een relatief geringe beschermingsomvang heeft.
4.7. Solvay voert voorts terecht aan dat bij de beoordeling van de (mogelijk) verwarringwekkende overeenstemming tussen de twee tekens in aanmerking moet worden genomen dat het om een professioneel en relatief oplettend publiek gaat, dat bovendien werkzaam is in een branche waar het niet ongebruikelijk is dat de naam van een product naar eigenschappen daarvan verwijst en derhalve regelmatig sprake is van een zekere gelijkenis van de (niet zelden drielettergrepige) naam waaronder de onderscheidene producten worden verhandeld. Mede in het licht hiervan ligt voor de hand dat - zoals Solvay verdedigt - bij de herkenning/identificatie van het product ook de op de verpakking vermelde naam c.q . het (paraplu)merk van de producent (te weten: SOLVAY) een rol zal spelen.
4.8. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat, hoewel sprake is van een zekere gelijkenis tussen de twee merken/tekens, FLURALIN door de afwijkende vierde tot en met zesde letters (RAL in plaats van VIR) in de gegeven omstandigheden voldoende afstand houdt van het merk FLWIRIN van Novartis en van een overeenstemming die tot een relevant gevaar voor verwarring leidt geen sprake is.
lees het arrest hier.
