PROLINE kan ook normaal gebruikt zijn zonder Google-zoekresultaten
Rechtbank Den Haag 17 december 2014, IEF 14493; ECLI:NL:RBDHA:2014:15671 (Kesa tegen AS Watson)
Bijdrage ingezonden door Naomi Ketelaar en Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap. Merkinbreuk. Normaal gebruik. Bewijs. Kesa is groothandel op het gebied van elektrische apparaten en houdster van diverse PROLINE-merken. Zij spreekt AS Watson , wereldwijd detailhandelaar en eigenaar van Kruidvat en Trekpleister, aan op de via webshops aangeboden tabletcomputers met de aanduiding 'Pro-Line'. Er bestaat slechts een gering verschil, te weten een koppelteken tussen de letters O en L. De reconventionele vordering tot nietigheid van PROLINE wordt afgewezen. Het merk heeft onderscheidend vermogen en is niet beschrijvend voor de waren. Merken kunnen ook normaal zijn gebruikt zonder dat het zoekresultaten via Google oplevert of in het productassortiment van BCC zit. Stakingsvordering wordt toegewezen met een opgaveverplichting.
Volgorde van behandeling conventie/reconventie
4.5. De rechtbank begrijpt de voorwaarde zo dat de eis in reconventie wordt ingesteld als de rechtbank in conventie tot het oordeel zou komen dat (uitgaande van geldige merken) sprake is van merkinbreuk. In dat geval geldt de eis in reconventie als ingesteld en komt de rechtbank gelet op het bepaalde in artikel 99 GMVo ook in conventie toe aan beoordeling van de gevoerde geldigheidsverweren. Het gebruik van de frase “en/of’ laat die lezing ook uitdrukkelijk toe, hoewel aan Kesa kan worden toegegeven dat de formulering van de voorwaardelijke reconventie niet uitblinkt in helderheid.4.6. Dit betekent dat de rechtbank eerst in conventie de gestelde merkinbreuk zal beoordelen.
Nietigheid: onderscheidend vermogen en beschrijvend
4.21. Het betoog van AS Watson dat de PROLINE woordmerken ieder onderscheidend vermogen missen, slaagt niet. (...) Met Kesa is de rechtbank van oordeel dat noch die twee elementen afzonderlijk noch de combinatie daarvan een kenmerk van de betrokken waren weergeeft. Zodoende is ‘PROLINE’ voor de ingeschreven waren van de PROLINE woordrnerken niet beschrijvend.Vervallen vanwege non usus
4.27. AS Watson heeft de stelling ingenomen dat Kesa de PROLINE merken niet normaal heeft gebruikt voor de gewraakte waren. AS Watson heeft schermafdrukken overgelegd van de zoekresultaten op de website www.bcc.nl en bij de zoekmachine Google waar bij het zoeken op de gewraakte waren in combinatie met ‘Proline’ geen resultaten worden gevonden (behalve voor DVD spelers). (...) Merken kunnen ook normaal gebrtiikt zijn op een wijze die niet leidt tot resultaten bij het zoeken via Google. Daarnaast is BCC slechts één van de retaitkanalen van Kesa in de EU zoals blijkt uit producties die Kesa heeft overgelegd zodat het ontbreken van (een deel van) de gewraakte waren in het huidige productassortiment van BCC op zichzelf niets zegt over (niet-)normaal gebruik. Andersoortig bewijs zoals een gebruiksonderzoek ten aanzien van de gewraakte waren of verklaringen van marktdeelnemers in de branche ontbreken.
