Recall en rectificatie voor frisdrank ON LEMON - JOHN IS ON, na eerder geschil over John Lemon

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 juli 2018, IEF 17904; IEFbe 2692; ECLI:NL:RBDHA:2018:9453 (John Lemon) Merkenrecht. Eiseres is weduwe van John Lennon. Ze is houder van Uniewoordmerk van JOHN LENNON in klassen voor onder andere frisdranken. Gedaagde was houder van Uniebeeldmerk John Lemon. Eiseres en gedaagde hebben een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat gedaagde stopt met het gebruik van John Lemon. Hij heeft het Uniebeeldmerk overgedragen aan eiseres. Daarna heeft On Lemon een frisdrank op de markt gebracht onder het teken ON LEMON - JOHN IS ON waarop ook het teken John Lemon zichtbaar is. Eiseres vordert rectificatie en een recall. De voorzieningenrechter is bevoegd met betrekking tot de vorderingen die zien op de tekortkoming in de nakoming op basis van het forumkeuzebeding in de gesloten overeenkomst. Er moet worden aangenomen dat door het relevante publiek de elementen “JOHN” en “LEMON” in elkaars nabijheid in dit geval met elkaar in verbinding worden gebracht. Dit zorgt voor verwarringsgevaar. De vordering wordt toegewezen.

4.6. Met betrekking tot de vorderingen die zien op tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, is de voorzieningenrechter ten aanzien van [gedaagde sub 5] voorts bevoegd op basis van het forumkeuzebeding in artikel 11 van de met [eiseres] gesloten overeenkomst.

4.13. Een merkhouder kan op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan. Van een dergelijke inbreuk is sprake als het teken (in dit geval het gebruikte teken ON LEMON - JOHN IS ON) en het merk (in dit geval het Uniebeeldmerk respectievelijk het Uniewoordmerk) zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming.

4.14. Naar voorlopig oordeel is sprake van inbreuk op het Uniewoordmerk door gebruik van het gecombineerde teken ON LEMON - JOHN IS ON. Niet in geschil is dat het teken wordt gebruikt voor waren waarvoor het Uniewoordmerk mede is ingeschreven. Het onderscheidend vermogen van het Uniewoordmerk moet aanzienlijk worden geacht, nu het niet beschrijvend is voor frisdranken en refereert aan de legendarische persoon van John Lennon. Auditief en visueel is er sprake van overeenstemming tussen het teken en het Uniewoordmerk. Het derde element “JOHN” in het teken is identiek aan het eerste woord van het Uniewoordmerk. Het tweede element “LEMON” in het teken stemt in auditief en visueel opzicht overeen met het tweede woord van het Uniewoordmerk (LENNON), nu de m-klank weinig verschilt van de nn-klank. Van belang in dit verband is verder de omstandigheid dat door [gedaagde sub 5 c.s.] (zoals hiervoor is geoordeeld, zie 4.10. en 4.11.) met het teken JOHN LEMON inbreuk is gemaakt op het Uniewoordmerk en het Uniebeeldmerk, waarbij door gebruikmaking van verwijzingen naar John Lennon op verschillende manieren bij het in aanmerking komende publiek (vgl. 2.5.) de directe koppeling naar John Lennon is bewerkstelligd. Het teken JOHN LEMON is vanaf 2012 tot heden door [gedaagde sub 5] en nadien door On Lemon gebruikt zodat deze door het publiek gemaakte koppeling geacht moet worden grondig te zijn beklijfd. Op grond van de leer van de nawerking5 moet voorshands worden aangenomen dat door het relevante publiek de elementen “JOHN” en “LEMON” in elkaars nabijheid in dit geval met elkaar in verbinding worden gebracht, zodanig dat sprake is van verwarringsgevaar. Of het teken ook inbreuk maakt op het Uniebeeldmerk kan in het midden blijven nu het gebruik van het teken reeds op grond van het Uniewoordmerk zal worden verboden.

4.17. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de verbodsvorderingen ten aanzien van het gebruik van de tekens JOHN LEMON respectievelijk ON LEMON - JOHN IS ON jegens [gedaagde sub 5 c.s.] toewijsbaar zijn op basis van de Uniemerkenrechtelijke grondslag. Daarmee behoeven de gestelde tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en het gestelde onrechtmatig handelen door [gedaagde sub 5] dan wel On Lemon geen bespreking meer. Dat [eiseres] mogelijk een ruimer territoriaal (namelijk wereldwijd) verbod zou kunnen krijgen op de verbintenisrechtelijke grondslag, maakt dat niet anders nu de op te leggen voorlopige maatregel voorlopig voldoende aan de belangen van [eiseres] tegemoet komt.

4.24. De gevorderde rectificatie en recall genoemd in 3.1 onder H ligt - als niet weersproken - voor toewijzing gereed op de wijze als na te melden.