Rechtbank Assen 18 mei 2011, LJN BQ4868 (Converse Inc en Kesbo Sport B.V. tegen Scapino B.V., gevoegde partij Sporttrading Holland B.V.)
Per ongeluk geautoriseerde schoenen
Met gelijktijdige dank aan Peter Claassen en Janneke Klompmakers, AKD.
Merkrecht. Woord- en beeldmerken "Converse", "Converse Chuck Taylor All Star", "All Star" en "Converse". Scapino heeft, door Sporttrading geleverde schoenen met deze merken verhandeld. Converse: Counterfeit en wanneer toch authentiek, dan kan Converse zich verzetten tegen de bodemprijzen. Uitputting. Strijd met 2.20 BVIE?
Drie categorieën schoenen in omloop: authentieke, counterfeit en counterfeit die per ongeluk geautoriseerd zijn voor de EU. Weliswaar verhandeling van counterfeit Converse schoenen, maar omdat die schoenen voor verkoop op de Europese markt door Converse zijn geautoriseerd, is de merkbescherming voor die schoenen uitgeput. Zonder nadere toelichting is het niet begrijpelijk waarom de verkoop van Converse schoenen door Scapino een inbreuk met zich meebrengt.
4.4. (...). De rechtbank acht het om de hierna te bespreken redenen van belang om een onderscheid te maken tussen enerzijds counterfeit Converse schoenen in de zin dat deze schoenen niet-authentiek zijn en anderzijds counterfeit schoenen die volgens Converse niet-authentiek zijn maar die door Converse wel voor verkoop op de Europese markt zijn geautoriseerd.
4.6. In de brief van 2 juli 2009 stelt de advocaat van Converse verder dat de onderzochte schoenen in drie categorieën kunnen worden verdeeld:
A. Authentic CONVERSE shoes
B. Counterfeit CONVERSE shoes
C. Counterfeit CONVERSE shoes that may be part of four shipments of shoes mistakenly authorized for sale in the EU(...) 4.17. Aldus staat de rechtbank voor de vraag of, als ervan moet worden uitgegaan dat Scapino Converse schoenen heeft verhandeld die volgens Converse geen counterfeit zijn, er toch sprake is van een merkinbreuk. Converse voert subsidiair aan dat dat het geval is, omdat de verhandeling van die schoenen door Scapino ernstig schadelijk is voor de exclusiviteit van de Converse merken. Wat Converse in dit verband stelt, berust naar het oordeel van de rechtbank op een onjuiste lezing van het door Converse in dit verband (onvolledig) aangehaalde arrest van het Europese Hof van Justitie van 23 april 2009, zaak nummer C-59/08 (Copad/Dior). In de zaak die tot dat arrest heeft geleid staat centraal dat een licentieovereenkomst niet werd nageleefd door een distributeur die waren leverde aan een onderneming die als discounter actief was. Converse stelt in deze zaak geen feiten waaruit volgt dat een licentieovereenkomst is geschonden. Dit brengt met zich dat zonder nadere toelichting die Converse niet geeft, niet begrijpelijk is waarom de verkoop van Converse schoenen door Scapino, in het licht van de concrete feiten en omstandigheden van dit geval, een inbreuk op de merkrechten van Converse met zich brengt. De rechtbank is daarom van oordeel dat Converse haar subsidiaire vordering niet laat rusten op een grondslag die die vordering kan dragen.
4.18. In al wat de rechtbank hiervoor heeft overwogen ligt besloten dat niet blijkt dat Scapino inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse. Dit brengt met zich dat evenmin blijkt dat Scapino het op de voet van art. 1019e Rv op 2 april 2009 gegeven inbreukverbod heeft overtreden en Scapino daarom dwangsommen heeft verbeurd.
4.19. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Converse zullen worden afgewezen.
