Rechtbank Rotterdam onbevoegd in zaak over weigering overdracht merkinschrijving Napoleonsnoepjes

Rechtbank Rotterdam 22 augustus 2018, IEF 17963; ECLI:NL:RBROT:2018:7494 (Inter-Noba en Pervasco tegen Golden Star en Candy store) Bevoegdheidsincident. Merkenrecht. Inter-Noba c.s. maken deel uit van het concern Pervasco Groep, dat zich bezighoudt met de productie, verkoop, distributie en marketing van hoogwaardige zoetwaren (snoep). In dit kader is Inter-Noba houdster van meerdere, in de dagvaarding nader gespecificeerde Uniemerken en Beneluxmerken, waaronder registraties die zien op het Napoleon snoepmerk. Pervasco gebruikt de merkregistraties van Inter-Noba op basis van een exclusieve licentieovereenkomst en is auteursrechthebbende op de verpakkingen van het Napoleon snoepmerk. Eind 2014 is een intentieovereenkomst gesloten met betrekking tot de overdracht van Pervasco Groep aan GSI. Vooruitlopend op de voorgenomen overname zijn merkregistraties voor het Napoleon snoepmerk verricht op naam van CS (dochtervennootschap van GSI). Het gaat om drie Beneluxmerken en drie internationale merkregistraties met gelding voor de Europese Unie dan wel de Benelux (de litigieuze merken). De registraties zijn later overgedragen aan GSI. De overname van Pervasco Groep is uiteindelijk niet doorgegaan. GSI c.s. weigeren echter de merkinschrijvingen over te dragen dan wel door te halen. GSI vordert dat rechtbank Rotterdam onbevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen van Inter-Noba in de hoofdvordering (o.a. stakingsvordering). Voor vorderingen die zien op inbreuk op Uniemerken en Gemeenschapsmerken is de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd. De rechtbank verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen in de hoofdzaak.

4.1. In de hoofdzaak hebben Inter-Noba c.s. onder meer een gebod tot staking van elke inbreuk op de Napoleon merken gevorderd (zie hiervoor onder 2.1 sub d). Met “de Napoleon merken” bedoelen zij de in de dagvaarding nader gespecificeerde Uniemerken, alsmede Benelux- en internationale merken van Inter-Noba. Voor zover de vordering ziet op de (beweerdelijke) inbreuk op Uniemerken (zoals de Uniemerken met de registratienummers 003031770, 003030277 en 011704541), is op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo 2017 in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd daarvan kennis te nemen.
4.2. Het beroep van Inter-Noba c.s. op artikel 6 lid 3 van de Schikking van Madrid gaat niet op, nu daarmee onverlet blijft dat de rechtbank Den Haag uitsluitende bevoegdheid heeft ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende (dreigende) inbreuk op de Uniemerken van Inter-Noba. Of de internationale merkregistraties op naam van (aanvankelijk CS en thans) GSI het lot dienen te volgen van de Beneluxmerken van (aanvankelijk CS en thans) GSI, is in het kader van de beoordeling in dit bevoegdheidsincident niet relevant. De incidentele vordering is in zoverre dan ook toewijsbaar.
4.3. Met GSI c.s. is de rechtbank van oordeel dat de ingestelde vorderingen verknocht zijn en dat het om proceseconomische redenen, alsmede om redenen van eenheid van rechtspraak, van belang is dat een en dezelfde rechter over de vorderingen oordeelt. De zaak zal daarom ook wat betreft de overige vorderingen en grondslagen worden verwezen naar de rechtbank Den Haag.
4.4. De beslissing over de proceskosten van het incident zal worden aangehouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak