Rechtbank verklaart zich onbevoegd in kansspelen merkenzaak

Rechtbank Amsterdam 15 mei 2023, IEF 21422; ECLI:NL:RBAMS:2022:8539 (Realistic tegen Stakelogic) De rechtbank van Amsterdam heeft zich onbevoegd verklaard in een geschil tussen het Engelse bedrijf Realistic Games en het Nederlandse bedrijf Stakelogic. Beide bedrijven zijn softwareontwikkelaars op het gebied van kansspelen. Realistic Games (hierna: Realistic) heeft in 2018 een merkregistratie verkregen voor het Uniewoordmerk 'Book of Charms'. Stakelogic bracht in 2019 een slotgame op de markt met de naam 'Book of Charms Quattro'. Realistic heeft Stakelogic schriftelijk verzocht om het gebruik van het merk 'Book of Charms' te staken, maar Stakelogic weigerde aan dit verzoek gehoor te geven. Op 28 februari 2022 ondertekenen de partijen een schikkingsovereenkomst, waarin is overeengekomen dat Stakelogic het gebruik van het merk moet staken voor de ontwikkeling, aanbieding en licentiëring van de slotgame.

Stakelogic maakt echter nog steeds gebruik van het woordmerk en handelt daarmee in strijd met de schikkingsovereenkomst. Als gevolg van deze schending is Stakelogic een boete van €25.000 verschuldigd, maar weigert deze te betalen. Realistic heeft Stakelogic op 22 juni 2022 gedagvaard en vordert de betaling van de boete. In reconventie vordert Stakelogic dat zowel de vorderingen in conventie als in reconventie worden verwezen naar de rechtbank Den Haag, aangezien alleen deze rechtbank bevoegd is om de nietigheid van een Uniemerk uit te spreken. Bovendien heeft Stakelogic op 30 juni 2022 een verzoek tot nietigverklaring van het merk van Realistic ingediend bij het EUIPO op grond van kwade trouw. Stakelogic stelt dat een titel van een boek, film of slotgame geen merk kan zijn, omdat het een onderdeel is van het betreffende product of dienst. Ten slotte vordert Stakelogic dat de zaak daarom wordt geschorst totdat het EUIPO in laatste instantie uitspraak heeft gedaan in de nietigheidsprocedure die bij het EUIPO aanhangig is gemaakt.

De rechtbank Amsterdam oordeelt in het voordeel van Stakelogic en concludeert dat er sprake is van een zodanige samenhang (verknochtheid) tussen de vordering in conventie en reconventie dat een gezamenlijke behandeling gerechtvaardigd is. Beide vorderingen hebben betrekking op hetzelfde merk en zijn gebaseerd op hetzelfde feitencomplex. Daarom acht de rechtbank het passend en wenselijk om beide vorderingen gezamenlijk te behandelen en te beslissen door de rechtbank Den Haag.

De rechtbank Amsterdam verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vordering in reconventie in de hoofdzaak en verwijst de vorderingen naar de rechtbank Den Haag.

4.3. Realistic heeft bij conclusie van antwoord in het incident echter aangevoerd dat Stakelogic niet-ontvankelijk is in haar reconventionele vordering. In conventie is namelijk geen vordering ingesteld die ziet op het vaststellen, of beëindigen van een inbreuk op een merkrecht en daardoor is het voor Stakelogic niet mogelijk om in reconventie de nietigheid van het Uniemerk te vorderen. In dit verband verwijst zij naar artikel 59 lid 1 onder b UMVO dat bepaalt: het Uniemerk wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure [onderstreping Realistic, rb] nietig verklaard, wanneer de aanvrager bij een indiening van de aanvraag te kwader trouw is. Een verwijzing naar de rechtbank Den Haag kan om die reden dan ook niet aan de orde zijn, aldus steeds Realistic.

4.5. Stakelogic heeft gevorderd om niet alleen de vordering in reconventie maar ook de vordering in conventie te verwijzen naar de rechtbank Den Haag vanwege de verknochtheid van deze vorderingen. Realistic heeft deze verknochtheid betwist. Volgens Realistic heeft een potentiële nietigverklaring van haar Uniemerk alleen al gelet op het bepaalde in artikel 62 lid 3 onder b UMVO geen gevolgen voor de schikkingsovereenkomst. Bovendien is niet voldaan aan de voorwaarden die in de rechtspraak zijn gesteld aan de conclusie dat van verknochtheid sprake is. Tot slot kan de uitleg van Stakelogic van artikel 5 van de schikkingsovereenkomst niet worden gevolgd; daaruit kan niet worden afgeleid dat in geval van nietigheid van het Uniemerk de gehele schikkingsovereenkomst niet toepasbaar is, aldus steeds Realistic.

4.6. Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van een zodanige samenhang tussen de vordering in conventie en reconventie dat een gezamenlijke behandeling is aangewezen. Beide vorderingen zien op hetzelfde merkteken en gaan uit van hetzelfde feitencomplex. Vanuit doelmatigheidsoverwegingen en ter voorkoming van tegenstrijdige beslissingen ligt een gezamenlijke behandeling en berechting voor de hand. De vraag wat de gevolgen van een mogelijke nietigheid zijn voor de (toepasbaarheid van de) schikkingsovereenkomst dient verder te worden beoordeeld in de hoofdzaak.