Rechtbank veroordeelt Nolte c.s. tot verbod gebruik inbreukmakend merk in kort geding

Rechtbank Den Haag 5 februari 2019, IEF 18219; ECLI:NL:RBDHA:2019:930 (Arpa tegen Nolte c.s.). Merkenrecht. Arpa is een Italiaanse ontwerper en fabrikant van interieurmaterialen die onder meer worden gebruikt voor keukenbladen en keukenfronten. Arpa heeft o.a. het woordmerk FENIX en een daarbij behorend beeldmerk. Nolte c.s. is een internationale producent van keukens die onder de naam PHOENIX nieuw oppervlaktemateriaal heeft geïntroduceerd. In een kort geding vordert Arpa dat de rechtbank Den Haag Nolte c.s. verbiedt om de vermeende merkinbreuk voort te zetten. Nolte verweert zich door te stellen dat er geen sprake is van een gebruik van een merk, maar van een productaanduiding. De rechtbank oordeelt echter dat er wel degelijk sprake is van gebruik van een merk en overweegt vervolgens dat dit merk ook overeenstemt met het merk van Arpa, en aldus een inbreuk maakt op het merkenrecht van Arpa. Tot slot weegt de rechtbank de belangen van beide partijen af (enerzijds de aard van het kort geding en de ingrijpendheid van een veroordeling, anderzijds de te vrezen schade van Arpa als de inbreuk wordt voortgezet), en concludeert dat het gevorderde, een verbod voor de gehele Europese Unie, dient te worden toegewezen. Dit mede omdat Nolte c.s. bekend was met de merken van Arpa, en de schade zodoende over zichzelf heeft afgeroepen.

 

4.14. Naar voorlopig oordeel dient het gebruik door Nolte c.s. van het PHOENIX-teken voor haar producten aangemerkt te worden als gebruik in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo. Er is sprake van gebruik van dit teken ter aanduiding van bepaalde producten van Nolte c.s. in haar reclame en bij de verkoop in de winkels van Nolte dealers. De wijze waarop promotie wordt gemaakt in de Nolte folder, met aanprijzing van het Phoenix-product en vermelding van het teken in hoofdletters, zullen bij het in aanmerking komende publiek, de consument die op zoek is naar een keuken, de indruk wekken dat het gaat om een herkomstaanduiding. Het feit dat het teken geen elementen bevat die het publiek aanstonds duidelijk maken dat slechts technische, administratieve of andere kenmerken van dit product worden beschreven, draagt er ook aan bij dat het teken als een onderscheidingsteken zal worden opgevat door de relevante consument. Die consument wordt weliswaar een keuken onder het merk NOLTE aangeboden, maar hij zal het PHOENIX-teken kunnen opvatten als ‘submerk’ voor een zelfstandig te kiezen onderdeel van de door hem samen te stellen keuken. Dat Nolte c.s. het teken zelf beschouwt als een type-aanduiding doet aan dit alles niet af. 

4.15. De voorzieningenrechter zal daarom onderzoeken of met dit gebruik wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo. Daarvan is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming.

4.33. De aard van het kort geding brengt mee dat toewijzing van (en de omvang van) een inbreukverbod afhankelijk is van een belangenafweging waarbij onder meer enerzijds het voorlopig karakter van het rechterlijk oordeel in kort geding en de ingrijpendheid van de gevolgen van een eventueel verbod voor de verweerder in aanmerking dienen te worden genomen en anderzijds de omvang van de schade die voor de eiser dreigt, indien een verbod zou uitblijven. De omstandigheid dat een zodanige afweging, zo de kort geding rechter de gedragingen onrechtmatig oordeelt, in de regel toewijzing van het gevorderde verbod voor de hand doet liggen, in het bijzonder wanneer schade door voortzetting van die gedragingen dreigt, neemt niet weg dat de kort geding rechter in de gegeven omstandigheden van een verbod kan afzien, bijvoorbeeld in verband met zijn oordeel dat aan de belangen van de eiser voorlopig voldoende op andere wijze is of kan worden tegemoet gekomen.

4.35. Onder deze omstandigheden heeft Nolte c.s. het over zichzelf afgeroepen dat zij met het gebruik van de inbreukmakende tekens in een dure catalogus die zij maar eens per jaar laat drukken, geconfronteerd zou kunnen worden met een verbod vanwege inbreuk op de rechten van Arpa. Het zou mogelijk anders zijn als Arpa niet onmiddellijk na kennisname van de introductie van de PHOENIX-productlijn bezwaar had gemaakt en/of de tijdsduur tot de nieuwe uitgave korter zou zijn. In dit geval zou Arpa echter bijna een jaar vanaf haar eerste sommatie moeten wachten om de inbreuk geheel te doen staken. Daarmee zou het recht van Arpa om een voorlopige maatregel te verkrijgen ter staking van een voorshands aannemelijke inbreuk, zo zeer worden beperkt dat dat niet van haar gevergd kan worden. Dat een verbod leidt tot een kostbare herdruk staat in dit geval dan ook niet aan toewijzing in de weg.