Rechthebbende op wodkamerken in diverse landen

Rechtbank Den Haag 16 juni 2021, IEF 20030; ECLI:NL:RBDHA:2021:6053 (FKP en FGUP tegen Spirits) Vervolg op [IEF 16798]. Procedure over in totaal 25 nationale woord- en beeldmerken voor STOLICHNAYA en MOSKOVSKAYA in dertien landen: Italië, Zwitserland, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Spanje, Portugal, Tsjechië, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Cyprus en het Benelux woordmerk en het Benelux beeldmerk SPI. Beoordeling resterende geschilpunten naar het recht van de betrokken landen. FKP is rechthebbende op de merken STOLICHNAYA en MOSKOVSKAYA in zes van de dertien landen: het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Cyprus, Zweden, Italië en Tsjechië. Voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Cyprus, Zweden en Tsjechië worden de inbreukvorderingen van FKP toegewezen. In Italië is de situatie anders dan in voornoemde landen, omdat Spirits daar wodka verhandelt onder tekens die geen inbreuk maken op de Italiaanse merken waarvan de rechtbank heeft bepaald dat FKP daarop rechthebbende is. In de overige zeven landen (Zwitserland, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, Spanje, Portugal en Polen), blijven de merken op naam van Spirits geregistreerd. De SPI-Beneluxmerken worden nietig verklaard.

 7 Nietigheid van de jongere Benelux-merken?

7.1. De kern van het geschil over deze vordering is gelegen in de vraag of – zoals Spirits cs betogen – Spirits International rechthebbende is van de VVO-Beneluxmerken omdat deze bij de gestelde transformatie zijn overgegaan van VVO naar VAO, die ze heeft overgedragen aan ZAO die ze vervolgens al dan niet beschikkingsbevoegd heeft overgedragen aan Spirits International die ze – indien ZAO niet beschikkingsbevoegd was – te goeder trouw heeft verkregen. Spirits cs hebben niet weersproken dat de vordering tot nietigverklaring en doorhaling van de jongere Beneluxmerken voor toewijzing gereed ligt, in het geval dat Spirits International geen rechthebbende is van de VVO-Beneluxmerken.257

7.2. In het tussenvonnis is overwogen dat het geschil is beperkt tot de door Spirits cs gestelde verkrijging te goeder trouw door Spirits International. Het daarover gegeven oordeel in de Rotterdamse procedure, die betrekking had op onder meer de VVO-Beneluxmerken, heeft geen gezag van gewijsde jegens Spirits Product. De rechtbank dient dit, door Nederlands recht beheerste, geschilpunt dus te beoordelen in de zaak tussen FKP en Spirits Product, op wiens naam de jongere Beneluxmerken thans staan geregistreerd.

7.3. FKP heeft gesteld dat de jongere Benelux-merken nietig zijn (a) omdat ze in rangorde komen na de Benelux VVO-merken Moskovskaya en Stolichnaya die aan FKP toebehoren en (b) omdat ze te kwader trouw zijn gedeponeerd. Het enige verweer dat Spirits cs hiertegen hebben gevoerd, is dat niet FKP maar Spirits Internationalde rechtmatige eigenaar is van de VVO-Beneluxmerken. Uit het arrest van het Hof Den Haag in de Rotterdamse procedure over de VO-Beneluxmerken volgt dat FKP gerechtigd is tot de VVO-Beneluxmerken. Die beslissing is door de Hoge Raad niet gecasseerd en het arrest heeft op dat punt dus kracht van gewijsde. FKP is derhalve gerechtigd de rangorde van de VVO-Beneluxmerken in te roepen ten opzichte van de jongere Beneluxmerken. Spirits cs hebben niet bestreden dat aan de overige voorwaarden voor een beroep op nietigheid op grond van artikel 2.28 lid 2 jo. 2.2ter lid 1 sub b BVIE258 (voorheen artikel 2.3 sub a en b BVIE) is voldaan, waaronder de vereiste overeenstemming van de jongere Beneluxmerken met de oudere VVO-Beneluxmerken. De vordering tot nietigverklaring van de jongere Beneluxmerken is derhalve toewijsbaar.