‘Red sauce made with TABASCO pepper'

Rechtbank Den Haag 15 maart 2023, IEF 21319; ECLI:NL:RBDHA:2023:3520  (Cantina Mexicana tegen McIlhenny)  Cantina Mexicana produceert en verhandelt wereldwijd Tex-Mex producten. McIlhenny produceert en verkoopt wereldwijd verschillende sauzen, waaronder een rode pepersaus. Voor deze saus wordt een specifieke peper gebruikt, de tabascopeper. McIlhenny is houdster van het Beneluxwoordmerk TABASCO en het TABASCO Beneluxbeeldmerk.

McIlhenny is van mening dat het gebruik van het woord TABSCO op de verpakking van de rode pepersaus van Cantina Mexicana inbreuk maakt op de merkrechten van McIlhenny en vordert dan ook de staking van deze inbreuk. Cantina Mexicana is echter van mening dat het gebruik van de aanduiding ‘red sauce made with tabasco pepper’ geen inbreuk maakt op de Tabasco-merken. Cantina Mexicana beroept zich op de nietigheid van het merk TABASCO ex art. 2.2bis lid 1 sub c BVIE. TABASCO zou beschrijvend zijn voor alle waren waarvan de tabascopeper een ingrediënt kan zijn.

De rechtbank volgt Cantina Mexicana ten aanzien van laatstgenoemde niet en oordeelt dat het woordmerk geldig is voor alle waren waarvoor het is ingeschreven. Daarnaast is sprake van gevaar voor verwarring, gezien de gemiddelde mate van overeenstemming van het teken en woordmerken, het feit dat er sprake is van identieke waren, pepersauzen en het feit dat de verpakking van Cantina Mexicana gelijkenis vertoont met het product van McIlhenny. Cantina Mexicana maakt met haar verpakking inbreuk op de woordmerken van McIlhenny.

4.24. De rechtbank concludeert op basis van het voorgaande dat het merk TABASCO geschikt is geworden om de pepersauzen voorzien van dat merk als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. Gezien de wijze van gebruik op het product en in reclames, advertenties en uitingen van derden gaat het daarbij niet alleen om het identificeren van het type product, zoals Cantina Mexicana heeft aangevoerd, maar ook om het herkennen van dit product als afkomstig van een bepaalde onderneming. Daarmee vervult TABASCO de herkomstfunctie van een merk. Hierbij is niet bepalend of het relevante publiek ook weet dat McIlhenny de producent is, het gaat erom dat dit publiek de producten voorzien van het merk kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.

4.43. Gelet op de gemiddelde mate van overeenstemming, het aanzienlijke onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk, alsmede de identieke waren en de gelijkenissen wat betreft het uiterlijk van de producten, oordeelt de rechtbank dat sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek.

4.50. De conclusie van het voorgaande is dat Cantina Mexicana met de Verpakking inbreuk maakt op de Woordmerken.