Restaurant Ivy zal gebruik naam en receptenboek moeten staken

Rechtbank Den Haag 24 april 2013, zaaknr. C/09/418787 / HA ZA 12-573 (Caprice tegen Restaurant Ivy)
Merkenrecht. Restaurant. Receptenboek. Caprice Holdings, eiser, is sinds 2005 eigenaresse van het restaurant “The Ivy” in Londen dat sinds 1917 bestaat. In 1997 heeft zij een receptenboek voor de verkoop gepubliceerd onder de naam “The Ivy”. Zij heeft een Gemeenschapswoordmerk THE IVY en een internationaal woordmerk IVY geregistreerd. Restaurant Ivy bestaat sinds 2009. In 2010 heeft het restaurant een receptenboek onder de titel "IVY 2010 Contemporary Cooking" samengesteld.

De overeenstemming is gelegen in gebruik van “Ivy” dat als onderdeel is opgenomen in “Restaurant Ivy” en in het Gemeenschapsmerk THE IVY en geheel samenvalt met het teken “Ivy”. “Ivy” wordt in alle gevallen gelijk (te weten op de Engelse wijze) uitgesproken. Hoewel Restaurant Ivy aanvoert dat zij haar restaurant heeft vernoemd naar de moeder van haar chef-kok, blijkt uit de wijze van afbeelding en de daarbij gebruikte gestileerde vormen van klimopbladeren en -ranken van de door Restaurant Ivy gebruikte tekens, dat Restaurant Ivy ook een verband legt met de letterlijke Engelse betekenis van “Ivy”: de klimopplant. De vorderingen worden toegewezen volgens sub b.

4.5. Nu er geen sprake is van een aan het merk identiek teken, kan Caprice Holdings haar vorderingen ten aanzien van haar Gemeenschapsmerk niet gronden op artikel 9 lid 1 sub a GMVo.

Artikel 9 lid 1 sub b GMVo
4.6. Niet valt in te zien dat THE IVY, dat in het Nederlands kan worden vertaald met “de klimop”, geen onderscheidend vermogen zou kunnen hebben voor de waren en diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk van Caprice Holdings is ingeschreven, althans daarvoor is door Restaurant Ivy onvoldoende onderbouwing verschaft. Dat ook andere (horeca)ondernemingen van eenzelfde of op het merk gelijkend teken gebruik maken is – zonder meer – onvoldoende grond om onvoldoende onderscheidend vermogen aan te nemen.

4.8. Dat Restaurant Ivy geen merkenrechtelijk relevant gebruik maakt van de tekens “Restaurant Ivy” en “IVY” is door haar onvoldoende onderbouwd, althans in het licht van de overgelegde, en door haar niet bestreden voorbeelden van gebruik, heeft zij onvoldoende onderbouwing verschaft waaruit volgt dat slechts sprake is (geweest) van handelsnaamgebruik of het enkele verwijzen naar een benaming van de onderneming. Aan Restaurant Ivy kan worden toegegeven dat uit de Céline-uitspraak van het Hof van Justitie2 volgt dat wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam, of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, dit gebruik derhalve niet kan worden aangemerkt als gebruik voor waren of diensten. In die uitspraak wordt echter ook nadrukkelijk de mogelijkheid opengelaten dat sprake is van gebruik voor waren of diensten indien het betrokken teken op zodanige wijze wordt gebruikt dat er een verband ontstaat tussen de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfsembleem en de waren en diensten die op de markt worden gebracht. Ten aanzien van restaurantdiensten van Restaurant Ivy is sprake van een dergelijke band met de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” en de wijze waarop die in de verschillende voorbeelden van gebruik een rol spelen. Hoewel de lijn tussen handelsnaamgebruik en gebruik van een merk of teken voor diensten in sommige gevallen niet heel scherp kan worden getrokken, is in de onderhavige situatie duidelijk dat met het gebruik van de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” niet in alle gevallen slechts verwezen wordt naar de onderneming, maar dat dit gebruik kennelijk (ook) dient om een verband te leggen voor het in aanmerking komende publiek tussen de onderneming en de door de onderneming geleverde restaurantdiensten. Het veelvuldig terugkomen van het logo met de klimopranken en “Ivy” in berichtgeving over het restaurant en de restaurantdiensten, het in berichtgeving vaak herhalen van de naam (“Bij Ivy …”, “Bij Restaurant Ivy”), wijzen niet op slechts verwijzing naar de onderneming maar zullen bij het in aanmerking komende publiek de indruk (kunnen) wekken dat verwezen wordt naar de diensten (i.c. de restaurantdienst) van de onderneming. Dat de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” voor restauratiediensten worden gebruikt staat hiermee vast, zodat sprake is van gebruik van deze tekens voor diensten die gelijk zijn aan de diensten waarvoor het merk is geregistreerd.

4.10. De overeenstemming is gelegen in gebruik van “Ivy” dat als onderdeel is opgenomen in “Restaurant Ivy” en in het Gemeenschapsmerk THE IVY en geheel samenvalt met het teken “Ivy”. “Ivy” wordt in alle gevallen gelijk (te weten op de Engelse wijze) uitgesproken. In zoverre bestaat er dus auditieve overeenstemming tussen tekens en merk. Visueel, wat het woordbeeld betreft, is de overeenstemming ook gelegen in het gebruik van “Ivy”. In de Engelse taal verwijst “Ivy” naar een klimopplant. Hoewel Restaurant Ivy aanvoert dat zij haar restaurant heeft vernoemd naar de moeder van haar chef-kok (Ivy is haar voornaam), blijkt uit de wijze van afbeelding en de daarbij gebruikte gestileerde vormen van klimopbladeren en -ranken van de door Restaurant Ivy gebruikte tekens, dat Restaurant Ivy ook een verband legt met de letterlijke Engelse betekenis van “Ivy”: de klimopplant. In die zin is er dan ook sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens en het merk.

Het internationale merk IVY van Caprice Holdings en het receptenboek
4.18. Zoals Caprice Holdings aanvoert, is het teken van Restaurant Ivy tegen een achtergrond van een bos klimopbladeren zo vormgegeven en afgebeeld dat het los staat van de titel en de naam van de auteur. Dat het slechts een beschrijvend element vormt, een verwijzing naar Restaurant Ivy, zoals Restaurant Ivy aanvoert, volgt daar niet uit. Wanneer sprake zou zijn van een enkele beschrijvende verwijzing valt immers niet in te zien dat ook de beeldelementen die verwijzen naar klimop dienen te worden gebruikt. De combinatie van het woord “Ivy” met beeldelementen die bestaan uit klimopbladeren, wijzen op gebruik van “Ivy”als onderdeel van een logo, een onderscheidingsteken. Dit wordt nog versterkt doordat ook bij de aanduiding van de restaurantdiensten gebruikt gemaakt wordt van een onderscheidingsteken bestaande uit het woord “Ivy” dat is afgebeeld in combinatie met klimopranken of -bladeren. Door Restaurant Ivy is onvoldoende onderbouwd aangevoerd waaruit volgt dat het in aanmerking komende publiek hierin geen gebruik als onderscheidingsteken zal zien, maar dit zal opvatten als slechts een beschrijving. Dat het teken ook de herkomst van het receptenboek beschrijft (van Restaurant Ivy), wil nog niet zeggen dat het derhalve slechts beschrijvend wordt gebruikt. Wanneer zoals hier het geval is, daarnaast ook sprake is van gebruik van een teken ter onderscheiding van de waar (recepten)boeken, is sprake van merkinbreuk. Dat slechts sprake is van een eenmalige uitgave, zoals Restaurant Ivy naar voren heeft gebracht, is daarbij niet van belang. Niet gezegd is overigens dat het in aanmerking komende publiek zal begrijpen dat het om een eenmalige uitgave gaat, nu door het prominente gebruik van het jaar 2010 in de titel de verwachting lijkt te worden werkt dat in de toekomst nieuwe publicaties onder het teken “Ivy” zullen volgen.

Op andere blogs:
Chiever (Michelin-restaurant moet naam wijzigen)