Roy Donders krijgt toch proceskosten vergoed voor optreden tegen merkregistratie te kwader trouw

Hof 's-Hertogenbosch 13 december 2016, IEF 16449; ECLI:NL:GHSHE:2016:5526 (JANSSENCONCEPTS.NL tegen X) Toepassing 1019h Rv. Merkenrecht. De rechtbank [IEF 14989] oordeelde dat Roy Donders al BN'er was en dat de (woord)merken te kwader trouw zijn gedeponeerd. Geïntimeerde heeft één grief over het ten onrechte oordelen dat 1019h Rv niet van toepassing is. Appellante heeft met een beroep op haar (te kwader trouw geregistreerde) merkrechten het gebruik door geïntimeerde van het merk ROY DONDERS belet of geprobeerd te beletten, waarop geïntimeerde zich gedwongen zag om de onderhavige procedure te starten. Dit valt onder toepassingsbereik van 1019h Rv. De hoogte van het gevorderde bedrag is redelijk en evenredig. Er is tijd gemoeid met het in kaart brengen van het voorgebruik, nu het ging om de voor geïntimeerde fundamentele vraag of een ander “er zomaar van door mocht gaan met zijn persoonsnaam”, juist omdat hij in zijn levensonderhoud voor een groot deel afhankelijk is van de commerciële exploitatie van zijn naam. Het Hof vernietigt het vonnis voor de proceskosten van € 1.876,70 en wijzigt deze in een veroordeling naar €15.121,82.

3.5.4. Er is rechtspraak van het hof Den Haag waarin is geoordeeld dat artikel 1019h Rv wel van toepassing is in de situatie dat een nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt als verweer tegen dreigend handhavend optreden door de rechthebbende. [geïntimeerde] heeft in dit verband terecht gewezen op het arrest Danisco/Novozymes (rov. 3.5.1). Het hof is evenals het Haagse hof van oordeel dat in nietigheidsprocedures die samenhangen met een concrete (voorgenomen) inbreukactie de inbreukvraag (en daarmee de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv) aan de orde is in de vorm van een vooruitgeschoven inbreukverweer. En voorts dat, nu immers niet alleen de houder van het intellectuele eigendomsrecht (bij winst van de procedure) aanspraak kan maken op vergoeding van zijn (redelijke en evenredige) kosten, maar ook de wederpartij die ten onrechte van (dreigend) inbreukmakend handelen is beticht, niet valt in te zien waarom het met het oog op het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv verschil zou maken of het verweer van de vermeende inbreukmaker tegen handhavend optreden van de houder van het intellectuele eigendomsrecht wordt gevoerd in de vorm van een vordering tot nietigverklaring die voorafgaat aan het verwachte optreden van de rechthebbende, dan wel in reactie daarop (hof Den Haag in Danisco/Novozymes rov. 17).

3.5.7. [appellante] heeft dus met een beroep op haar merkrechten het gebruik door [geïntimeerde] (in samenwerking met derden) van het merk [merknaam 1] belet of geprobeerd te beletten, waarop [geïntimeerde] zich gedwongen zag om de onderhavige procedure tegen [appellante] te starten. Naar het oordeel van het hof valt die procedure onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv.

Omvang gevorderde proceskosten
3.6.1. [geïntimeerde] heeft een geactualiseerd overzicht van de gevorderde kosten overgelegd (productie 47) en zijn eis verminderd tot € 15.121,82. Hoewel deze wijziging van eis niet bij memorie van grieven (in incidenteel appel) maar bij het schriftelijk pleidooi is gedaan, zal het hof recht doen op deze gewijzigde eis, nu het een vermindering van de vordering betreft en [appellante] tegen de wijziging zelf geen bezwaar heeft gemaakt.
[geïntimeerde] heeft betoogd dat het gevorderde bedrag het midden houdt tussen het indicatietarief voor een eenvoudige bodemzaak zonder re- en dupliek en/of pleidooi (€ 8.000,--) en het indicatietarief voor een “overige bodemzaak” met re- en dupliek en/of pleidooi (€ 25.000,--), dat de gevorderde kosten niet buitensporig zijn, dat terecht tijd gemoeid is geweest met het in kaart brengen van het voorgebruik en dat de zaak grondig moest worden aangepakt, nu het ging om de voor [geïntimeerde] fundamentele vraag of een ander “er zomaar van door mocht gaan met zijn persoonsnaam”, juist omdat [geïntimeerde] in zijn levensonderhoud voor een groot deel afhankelijk is van de commerciële exploitatie van zijn naam.