RSR maakt slechts gedeeltelijk inbreuk op merkrechten Plein

Rechtbank Den Haag, 19 december 2018, IEF 18239; ECLI:NL:RBDHA:2018:15133 (Plein tegen RSR). Merkenrecht. Bodemzaak. Eerste aanleg. Plein is een mode-ontwerper en tevens merkhouder van verschillende merken die hij aanbrengt op zijn kleding. RSR exploiteert een kledingwinkel in Rotterdam, en maakt vermeend inbreuk op het merkrecht van Plein, door namaak kleding te verkopen. RSR beweert echter dat er sprake zou zijn van uitputting. De rechtbank overweegt dat het aan RSR is om het bewijs hiertoe te leveren, nu er geen risico is van afscherming van nationale markten. De rechtbank komt op grond van het door RSR aangeleverde bewijs tot de conclusie dat voor 30 van de 35 in beslag genomen producten vast is komen te staan dat deze met toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. De rechtbank beslist dat deze 5 artikelen inderdaad niet meer verhandeld mogen worden, en dat deze dienen te worden overgedragen ter vernietiging. De vordering tot winstafdracht wordt afgewezen nu de merkinbreuk niet te kwader trouw lijkt te hebben plaatsgevonden. Beide partijen moeten hun eigen proceskosten dragen nu beiden gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld. Wel dient Plein RSR tegemoet te komen in de gederfde winst, maar minder dan gevorderd. Nu de vordering tot reputatieschade door RSR niet nader is onderbouwd wordt deze vordering afgewezen.

4.7 Rafaello heeft aangevoerd dat een uitzondering op voormeld uitgangspunt moet worden aangenomen omdat er een reëel gevaar bestaat van afscherming van nationale markten in strijd met de in de artikelen 34 en 36 van het VWEU9 verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen wanneer hij de uitputting zelf dient te bewijzen. Plein heeft echter bestreden dat sprake is van afscherming van nationale markten en in dat kader aangevoerd dat ieder bedrijf dat aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet, naar de showroom in Milaan kan komen om daar de producten te bestellen. Rafaello heeft daar verder niets tegen in gebracht en ook verder geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit afscherming van nationale markten zou moeten blijken. Voor omkering van de bewijslast als bedoeld in 4.6 is dan ook geen plaats.

4.8. Het voorgaande betekent dat het aan Rafaello is om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de gesteld inbreukmakende producten met toestemming van Plein in de EER in het verkeer zijn gebracht. In de uitspraak van het Hof van Justitie EG Sebago/GB10 is voorts bepaald dat daartoe is vereist dat voor elk product afzonderlijk wordt gesteld en zo nodig bewezen dat sprake is van uitputting. In die zaak ging het om schoenen (waarvan de authenticiteit niet in geschil was) waarvan reeds eerder een partij met toestemming van de merkhouder was geïmporteerd. De vraag was aan de orde of daarmee ook ten aanzien van een andere partij uitputting moest worden aangenomen. Het Hof van Justitie overwoog dat dat niet het geval was: “Deze bescherming [lees: de bescherming van artikel 7 van de Merkenrichtlijn11, vergelijkbaar met het huidige artikel 15 UMVo] zou evenwel worden uitgehold, indien het recht van de merkhouder zou zijn uitgeput in de zin van artikel 7 zodra[,] hij heeft ingestemd met het op de markt brengen op dit grondgebied van producten die identiek zijn met of soortgelijk aan die waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.”

4.12. Op basis van het vorengaande is de rechtbank van oordeel dat van 30 van de 35 in beslag genomen producten is komen vast te staan dat dit producten zijn die met toestemming van Plein in de EER in het verkeer zijn gebracht. Ten aanzien van vijf producten (de petten 21, 22 en 23 en de sneakers 25 en 27) is dat niet het geval. Gelet op het hiervoor sub 4.8 genoemde arrest Sebago/GB kan uit de toestemming ten aanzien van soortgelijke producten niet worden afgeleid dat die toestemming er ook is ten aanzien van andere producten ten aanzien waarvan die toestemming niet gebleken is, zodat de rechtbank ten aanzien van de producten 21, 22, 23, 25 en 27 aanneemt dat sprake is van inbreuk op de merkrechten van Plein. Voor de vorderingen van Plein betekent dat het volgende.

4.13. Nu sprake is van merkinbreuk wordt het gevorderde bevel tot staking toegewezen. Aangezien van het grootste deel van de beslagen producten (85%) is gebleken dat die niet inbreukmakend zijn en ook geen andere omstandigheden zijn gesteld of gebleken waaruit moet worden afgeleid dat Rafaello nog andere inbreukmakende producten heeft aangeboden/verhandeld dan de vijf hiervoor sub 4.12 bedoelde producten, ziet de rechtbank aanleiding de sub II gevorderde opgave slechts toe te wijzen met betrekking tot de herkomst van die vijf producten en andere producten met dezelfde productcodes (die mogelijk reeds zijn verhandeld). De vordering deze opgave te doen met een door een registeraccountant gecertificeerde opgave, wordt afgewezen. De rechtbank gaat er vanuit dat de op te leggen dwangsom voldoende is om Rafaello, die in het kader van deze procedure openheid van zaken heeft gegeven met betrekking tot haar inkoopkanalen, te bewegen ook met betrekking tot de overige inbreukmakende producten een juiste opgave te doen. Bovendien kan de gevorderde certificering, voor zover hiermee wordt bedoeld dat de accountant een assurance dient te geven dat de opgave een getrouwe weergave van de werkelijkheid is, niet worden toegewezen; een accountant kan op grond van zijn gedragsregels in een situatie als deze slechts bevestigen dat de opgave overeenkomt met de betreffende administratie.