Schadevergoeding wegens niet-nakomen verplichting tot wijziging van de tenaamstelling octrooi

Hof Den Haag 8 mei 2018, IEF 17885; ECLI:NL:GHDHA:2018:1830 (Inno Nautic tegen Cuckoo) Schadestaatprocedure. Door de rechtbank wordt de gederfde positieve contractwaarde van de licentieovereenkomst toegewezen [IEF 15136]. Begroting schade ten gevolge van niet-nakoming verplichting tot op naam van eiser stellen octrooi. Inno Nautic vordert in hoger beroep Cuckoo tot betaling van schadepost A t/m E van in totaal  € 4.399.932. Het hof beoordeelt alleen schadepost A, B en E. Schadepost A wordt deels toegewezen wegens gederfde royalty's, maar wordt verminderd door gemaakte kosten door Cuckoo. Schadepost B wordt afgewezen doordat causaal verband ontbreekt tussen het verzuim van Cuckoo en de gemaakte kosten. Schadepost E wordt toegewezen omdat die kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren ter vaststelling van de schade. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en veroordeelt Cuckoo een bedrag te betalen van  €1.131.341,--.

42. Al het bovenstaande in aanmerking nemende schat het hof de kans dat [X N.V.] , indien de licentieovereenkomst in mei 2007 zou zijn gesloten, in de periode van 2007 tot en met 2016 de in de concept-licentieovereenkomst geschatte aantallen pop-up tanks (74.250) zou hebben verkocht, op 30% . Dit komt er op neer dat zij in die periode 24.750 pop-up tanks zou hebben verkocht. Hiervan uitgaande schat het hof de door IN1 in de periode 2007 tot en met 2016 gederfde royalty’s door het niet sluiten van de licentieovereenkomst, in aanmerking nemende dat Cuckoo de in de rapporten Joling toegepaste berekeningswijze en licentievergoeding per tank niet gemotiveerd heeft bestreden, ex aquo et bono op 30 % van het ter zake gevorderde bedrag van € 3.845.466,65, derhalve op (afgerond) € 1.153.640,--.
46. Het verweer dat IN1 (door Cuckoo gemaakte) kosten heeft bespaard voor/in verband met de aanvrage NL 185 die van de schade dienen te worden afgetrokken, is voor het eerst gevoerd bij pleidooi in hoger beroep (zie punt 31 van de pleitaantekeningen van Cuckoo), op grond waarvan het hof dit verweer als in strijd met de twee-conclusie-regel buiten beschouwing laat. Het verweer faalt overigens nu het, gelet op Cuckoo’s verwijzing naar pagina 2 van het arrest van dit hof van 18 februari 2014, kennelijk ziet op door Cuckoo gemaakte kosten die begrepen zijn in haar vordering van € 37.229,--, waarmee zij de in deze procedure de toe te wijzen schadevergoeding al wenst te verrekenen, hetgeen het hof ook zal doen (zie rechtsoverweging 54 hierna).
50. Het hof deelt het oordeel van Cuckoo dat voormeld causaal verband ontbreekt. Uit de facturen blijkt dat het gaat om kosten die gemaakt zijn in 2011 en 2012 nadat het octrooi NL 185 allang (in 2009 door [X N.V.] ) aan IN1 was overgedragen. De kosten hebben voornamelijk betrekking op de EP-aanvrage en het US-octrooi. Zoals uit het hiervoor in overweging 1.14 overwogene blijkt had Cuckoo niets te maken met de PCT-, de EP- en de US-aanvragen, die zijn aangevraagd respectievelijk doorgezet door [X N.V.] nadat de octrooiaanvrage NL185 aan [X N.V.] was overgedragen. Het gaat dus om aan [X N.V.] verweten handelen in 2011 en 2012. Gelet op de aard van de schade (gederfde inkomsten) en de omstandigheid dat niet gesteld of gebleken is dat de verweten handelingen van [X N.V.] en de daardoor veroorzaakte schade voor Cuckoo voorzienbaar waren, kan deze schade niet als gevolg van het verzuim van Cuckoo om de octrooiaanvrage NL 185 in maart 2007 aan IN1 over te dragen, aan Cuckoo worden toegerekend. Dat geldt ook voor in de facturen voorkomende werkzaamheden die betrekking hebben op het octrooi NL 185 in 2012. Zonder nadere toelichting die ontbreekt valt niet in te zien waarom deze werkzaamheden een gevolg zouden zijn van voormeld verzuim van Cuckoo. Schadepost B is dan ook terecht afgewezen door de rechtbank. Principale grief II faalt.
52. Cuckoo heeft betwist dat INH meer kosten heeft gemaakt dan € 15.000,-- en gesteld dat ook het bedrag van € 15.000,-- buitenproportioneel is ten opzichte van de toe te wijzen schade. Nu er ter zake van de gevorderde kosten slechts een factuur van € 15.000,-- exclusief BTW is overgelegd en ook niet gesteld is dat INH meer heeft betaald of moet betalen, zal het daarenboven gevorderde als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen. Het hof is van oordeel dat deze kosten ten bedrage van € 15.000,-- redelijkerwijs noodzakelijk waren ter vaststelling van de schade en ook naar omvang redelijk zijn, zodat zij voor toewijzing in aanmerking komen. Het hof heeft weliswaar het schaderapport niet volledig overgenomen, maar wel een aantal elementen daarvan met betrekking tot de schadeberekening (zoals de gederfde winst per tank, de berekening van de wettelijke rente tot en met 2014, de cash flows uit de inkomsten en de contant-making naar 31 december 2014) gebruikt bij de schatting van de schade. Het hof zal derhalve een bedrag van € 15.000,-- ter zake toewijzen. In zoverre wordt schadepost E toegewezen en slaagt principale grief III. Voor het overige faalt de grief.
54. Niet in geschil is dat Cuckoo een bedrag van € 37.299,-- kan verrekenen met de vordering van INH. Tegen het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 4.27 van het vonnis dat de rente over dit bedrag niet voor verrekening in aanmerking komt is niet gegriefd. Het hof zal voormeld bedrag aftrekken van de aan INH verschuldigde bedragen van € 1.153.640,--, en € 15.000,--, zodat een door Cuckoo te betalen bedrag van € 1.131.341,-- resteert. Wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf 1 januari 2015. Over het eventueel al door Cuckoo betaalde bedrag is uiteraard slechts rente verschuldigd tot de dag van betaling.