Schending geheimhoudingsovereenkomst leidt tot ongeldige octrooirechten

Rb. Den Haag 24 april 2024, IEF 22012; ECLI:NL:RBDHA:2024:6307 (Ferm tegen Avery). Onderhavige uitspraak betreft de overweging van de rechtbank in twee samenhangende zaken. Ferm en ADE hebben samengewerkt aan het ontwikkelen van een concept om een RFID, een chip met antenne, te integreren in onder meer autobanden. In het kader van deze samenwerking hebben zij een geheimhoudingsovereenkomst gesloten. Ferm stelt in de zaak 20-180 dat ADE in strijd met deze overeenkomst informatie over het concept heeft gedeeld met ADC, dat behoort tot hetzelfde concern als ADE (ADE en ADC gezamenlijk: Avery). ADC zou hiervan hebben geprofiteerd en ook onrechtmatig hebben gehandeld jegens Ferm. Ferm vordert schadevergoeding. De rechtbank wijst dit toe en oordeelt hierbij dat ondanks de handelingen van partijen dateren van voor de inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, deze toch toegepast dient te worden. Deze is immers een codificatie van het Nederlands leerstuk omtrent onrechtmatige verwerving van bedrijfsgeheimen. Voorts legt de rechtbank uit dat het feit dat bepaalde informatie (technologie) mogelijk als niet inventief wordt gezien in octrooirechtelijk zin, niets afdoet aan het feit dat het wel een bedrijfsgeheim kan zijn. Dit betoog van ADE faalt dus eveneens. De rechtbank oordeelt dat enkel profiteren van een wanprestatie geen onrechtmatigheid oplevert, maar er bijkomende omstandigheden moeten zijn om het als onbetamelijk te achten. In casu is sprake van dergelijke omstandigheden. Dat ADC niet bestreden heeft dat zij wist van het bestaan van de geheimhoudingsovereenkomst en dat Ferm nadeel moet lijden door de tekortkoming, zijn enkele voorbeelden van deze omstandigheden.

In de zaak 22-57 gaat het om ADC die wereldwijd octrooiaanvragen heeft ingediend, waarvan een aantal zijn verleend. Ferm voert aan dat die rechten aan haar toekomen, omdat de aanvragen zijn gedaan op basis van kennis waarover ADC niet had mogen beschikken. Zij vordert dat ADC bevolen wordt het aandeel van Ferm de octrooiaanvragen en verleende octrooirechten aan Ferm over te dragen. Ook deze vorderingen worden grotendeels toegewezen door de rechtbank. De omstandigheid dat een opeising een andere weg met andere regels moet afleggen, maakt, anders dan ADC lijkt te stellen, niet dat de rechtbank geen overdracht kan bevelen. De vordering dat de Amerikaanse octrooihouder octrooien en octrooiaanvragen van buiten Europa dient over te dragen, is dan ook toegewezen. ADE en ADC zullen in de proceskosten die Ferm heeft gemaakt, worden veroordeeld op basis van artikel 1019ie Rv. De zaak, die in de kern een ‘bedrijfsgeheimen’-zaak is, heeft naar het oordeel van de rechtbank veel meer weg van een octrooizaak dan van een ‘gewone’ intellectuele eigendomszaak. Voorts is opvallend dat de toegewezen vorderingen tot verboden van het doen van nieuwe octrooiaanvragen versterkt worden met dwangsom van 50.000 EU per overtreding.  

9.44. Dit betoog van ADE heeft Ferm onderbouwd weersproken, met verwijzing naar een opinie van Kortekaas, die uitgebreid toelicht waarom de 'Confidential
Information'/bedrijfsgeheimen van Ferm (met name de van kenmerken van het label als weergegeven in 9.22) niet in de door ADE genoemde Amerikaanse octrooiaanvragen wordt/worden geopenbaard. ADE heeft daar niets concreets meer tegen ingebracht. Wellicht ten overvloede overweegt de rechtbank dat, zo ADE dit heeft bedoeld te betogen, in dit verband niet relevant is of de materie die is beschreven in de door ADC ingediende octrooiaanvragen voldoet aan het vereiste van 'inventiviteit in het octrooirecht.

9.56. Ingevolge vaste rechtspraak levert het enkele profiteren van wanprestatie nog geen onrechtmatigheid op; er zijn bijkomende omstandigheden vereist om het gedrag van de partij die profiteert, onbetamelijk te maken13. De rechtbank merkt op dat de Wbb in artikel 2 lid 2 onder a (dat gaat over het op onrechtmatige wijze verkrijgen van bedrijfsgeheimen) dergelijke bijkomende omstandigheden niet vereist. Partijen hebben hierbij niet stilgestaan en zijn in hun betoog wel uitgegaan van het vereiste van bijkomende omstandigheden. Zij hebben evenmin stilgestaan bij de vraag of in hoeverre aan deze specifieke bepaling van de Wbb terugwerkende kracht toekomt, nu het gestelde profiteren van de wanprestatie/het onrechtmatig handelen zich (in elk geval deels) voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wbb zou hebben voorgedaan. De rechtbank zal daarom ter voorkoming van een verrassingsbeslissing alsnog het bestaan van bedoelde bijkomende omstandigheden onderzoeken.

9.57. Naar het oordeel van de rechtbank zijn dergelijke bijkomende omstandigheden in dit geval aanwezig en maakt Ferm het verwijt van profijt te trekken van
wanprestatie/onrechtmatig handelen terecht aan ADC. ADC heeft niet bestreden dat zij wist van het bestaan van de tussen Ferm en ADE gesloten Geheimhoudingsovereenkomst en evenmin dat zij wist van schending van die overeenkomst door ADE. Van belang is voorts  het nadeel dat Ferm door de tekortkoming lijdt. Dat dit een aanzienlijk nadeel betreft, dat ook nog eens voorzienbaar was voor ADC, heeft ADC niet betwist. Hierbij komt dat door de bedrijfsgeheime informatie in octrooiaanvragen neer te leggen zij geacht moet worden het oogmerk te hebben gehad deze openbaar te maken, ook nog eens zonder vermelding van de juiste uitvinder.

9.58. De conclusie uit het voorgaande is dat van onrechtmatig handelen zijdens ADC sprake is geweest, zowel als de hiervoor aangehaalde rechtspraak over profiteren van wanprestatie in ogenschouw wordt genomen als in de zin van artikel 2 lid 2 onder a Wbb.

10.37. ADC heeft in haar schriftelijke pleitnota waarin zij reageerde op de pleitaantekeningen van Ferm in eerste termijn betoogd dat Ferm, wat betreft de gevorderde gedwongen overdracht van de gehele niet-Europese octrooi(aanvrag)en, per niet-Europees land had moeten aangeven waarom zij meent dat dit ook dáár mogelijk is en dat de vordering van Ferm daarom niet kan worden toegewezen. In haar (incidentele conclusie tot onbevoegdheid, tevens) conclusie van antwoord heeft zij dat standpunt enkel ingenomen ten aanzien van onderdeel IV van de vorderingen van Ferm (randnummer 16), dat ziet op gedwongen overdracht van het aandeel in de octrooi(aanvrag)en. Nu zij, zoals hiervoor is overwogen, Ferm echter als geheel rechthebbende beschouwt, komt de rechtbank aan een beoordeling van onderdeel IV van de vorderingen van Ferm niet toe. Bovendien mocht Ferm er aldus geredelijk vanuit gaan dat de betwisting door ADC slechts zag op het aandeel in de octrooi(aanvrag)en en niet op overdracht van het geheel, wat ook te onderscheiden vragen naar vreemd recht zullen zijn. Indien de rechtbank het dus bij de mondelinge behandeling nieuw ingenomen standpunt zou toelaten, zou dit betekenen dat Ferm in de gelegenheid moet worden gesteld om op dit punt nadere (onderbouwde) stellingen in te nemen. Dit acht de rechtbank een te grote vertraging met zich te brengen met bovendien naar het zich laat aanzien hoge kosten voor Ferm, terwijl ADC dit in wezen niet meer dan kaal betwist. Zij heeft geen voorbeeld gegeven van een land waar overdracht van een gehele octrooiaanvraag of een geheel octrooi niet zou kunnen, maar enkel in twijfel getrokken of dit wel kan, terwijl zij toegeeft ‘dat dit voor de Europese octrooiaanvragen wel duidelijk is'. Het verweer komt, zoals Ferm terecht heeft opgemerkt, ook op het eerste gezicht bepaald onaannemelijk voor, omdat overdracht van een octrooi(aanvraag) in elk rechtsstelsel, voor zover de rechtbank bekend, mogelijk is. De omstandigheid dat een opeising in den vreemde mogelijk een andere weg met andere regels moet afleggen, maakt niet dat de rechtbank geen overdracht kan bevelen. De rechtbank gaat daarom aan dit verweer voorbij als tardief en als onvoldoende gemotiveerd. Voor zover de bevolen overdracht naar het recht van een bepaald land toch niet zou kunnen, kan ADC zich in een eventueel executiegeschil op de
onmogelijkheid van nakoming beroepen.