SIR FRANKLIN maakt inbreuk op Beneluxmerk FRANKLIN

Vrz. Rechtbank Den Haag 7 januari 2020, IEF 18924; ECLI:NL:RBDHA:2020:443 (Café Franklin tegen The Franklin Group) Café Franklin is een café-restaurant in Den Haag en is tevens houdster van het Beneluxwoordmerk “FRANKLIN”. The Franklin Group, een andere onderneming, exploiteert een hotel, brasserie en cocktailbar in Middelburg. Dit hotel werd in eerste instantie op de markt gezet als “FRANKLIN”. Cafe Franklin heeft The Franklin Group gesommeerd het gebruik van dit teken te staken. Het gehanteerde teken werd daarop gewijzigd in “SIR FRANKLIN” en gedeponeerd. Café Franklin vordert dat iedere inbreuk op haar merkenrecht wordt gestaakt. Van een merkinbreuk is sprake als een teken zodanig overeenstemt met het merk dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende diensten verwarring kan ontstaan. The Franklin Group voert onder andere aan dat er geen sprake is van gelijke of overeenstemmende diensten. Dit verweer wordt verworpen. Beide ondernemingen bieden dezelfde diensten aan, ook al verschillen zij enigszins in beleving en prijs. Verder wordt betoogd dat wanneer het teken wordt voorafgegaan door bijvoorbeeld ‘Brasserie’ en ‘Cocktailbar’ er geen sprake meer is van merkinbreuk. Echter dit zijn beschrijvende elementen en FRANKLIN blijft het dominante onderscheidende element in de combinatie. Bij het horecapubliek bestaat wel degelijk een verwarringsgevaar. Er wordt een inbreukverbod toegewezen. 

4.17. Van een dergelijke merkinbreuk is sprake als het teken (in dit geval het door The Franklin Group c.s. gebruikte SIR FRANKLIN) en het Beneluxmerk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige enlof visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Verwarring kan eerder worden aangenomen naarmate de waren enlof diensten (soort)gelijker zijn. 

4.18. Met betrekking tot de vraag of verwarringsgevaar te duchten is bij het relevante publiek, neemt de voorzieningenrechter het volgende in aanmerking. Daarbij moet als het relevante publiek in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder b BVLE het gemiddelde publiek voor de betrokken soort (onderstreping voorzieningenrechter) waren en/of diensten worden aangemerkt.5 Dat betekent dat moet worden uitgegaan van het publiek voor de (geregistreerde) diensten, in dit geval horecapubliek dat iets wenst te gebruiken in een (café-)restaurant of bar. Daarmee is het publiek van Café Franklin vergelijkbaar met het relevante publiek van The Franklin Group c.s. en dit publiek is niet meer dan gemiddeld oplettend. Dat een bezoek aan het boutiquehotel, de brasserie of de cocktailbar SIR FRANKLIN een duurdere uitgave zou betreffen in vergelijking met een bezoek aan Café Franklin, zoals The Franklin Group c.s. betoogt, is -wat daar ook van zij - in dit kader niet van belang, al is het maar omdat verwarringsgevaar zich ook voordat de eet-/ drinkgelegenheid is bezocht en zonder dat het relevante publiek bekend is met de prijs kan voordoen.

4.24. Alle bovenstaande omstandigheden samengenomen, waaronder ook de onder de beoordeling van de sub a-inbreuk vastgestelde overeenstemming van diensten, leiden tot het voorlopige oordeel dat The Franklin Group c.s. met gebruik van het teken SIR FRANKLIN inbreuk maakt op het Beneluxmerk op grond van artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE.

4.25. The Franklin Group c.s. heeft nog betoogd dat zij met het gebruik van het teken SIR FRANKLIN, voorafgegaan door ‘Boutiquehotel’, ‘Brasserie’ en ‘Cocktailbar’, oftewel door het gebruik van de tekens BOUTIQUEHOTEL SIR FRANKLIN, BRASSERIE SIR FRANKLIN en COCKTAILBAR SIR FRANKLIN een zodanige afstand van het Beneluxmerk kan houden dat van merkinbreuk geen sprake meer is. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt niet. Boutiquehotel, brasserie en cocktailbar zijn immers alle drie beschrijvende elementen voor de diensten waar het in de onderhavige procedure om gaat. Daarmee blijft FRANKLIN het onderscheidende element in de combinatie en zal de aandacht van het relevante publiek daar naartoe getrokken worden. Het is zelfs de vraag of het publiek de aanduidingen boutiquehotel, brasserie en cocktailbar zal herkennen als onderdeel uitmakend van het teken. Met de toevoeging van deze drie respectievelijke woorden wordt naar voorlopig oordeel dan ook nog steeds inbreuk gemaakt op het Beneluxmerk op grond van artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE.