Sleutelmerk en sleutelteken zijn onvoldoende overeenstemmend
Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 september 2012, zaaknr. 519775 / KG ZA 12-854 SR/MV (KLY Groupe tegen Sugar Power Company en Sugar Power Holding) 
Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer en Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur.
Merkenrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing theeverpakkingen. Afgewezen vorderingen: veelvoorkomende vormgevingselementen in de branche.
KLY Groupe is een internationaal importbedrijf en groothandel in verschillende theesoorten en houdster van twee internationale beeldmerkregistraties (662279, 676467). Sugar Power vervaardigt suiker en drijft een groothandel in suiker(producten), chocolade en Chinese groene thee (afbeelding links onderaan). KLY Groupe heeft onweersproken aangevoerd dat de (beweerde) inbreukmakende producten van Sugar Power in Amsterdam te koop zijn. Het feit dat Sugar Power Holding B.V. aandeelhouder is van Sugar Power Company B.V. is onvoldoende om haar voor die handelingen verantwoordelijk te achten.
Sugar Power meent over oudere rechten te beschikken omdat zij een Spaans beeldmerk dat dateert uit 1992 heeft overgenomen. Echter het sleutelteken wijkt te veel af van het teken uit 1992. Het beroep op artikel 2.24 BVIE, waarin KLY Groupe het jongere merk vijf heeft gedoogd wordt gepasseerd, het moet dan gaan om (bewust) gedogen. Het argument dat KLY Groupe gedurende vijf jaar niet haar merk in de Benelux heeft gebruikt, is eerst ter zitting gevoerd, en KLY wordt in de gelegenheid gesteld bewijsstukken te leveren, Binnen de grenzen van een kort geding heeft KLY Groupe aan de hand van de facturen voorshands het (normale) gebruik voldoende aannemelijk gemaakt.
Tussen het sleutelmerk van het sleutelteken is de overeenstemming te gering om merkinbreuk aan te nemen. Het verpakkingsmerk van KLY Groupe bevat vier zijden van haar verpakking. Sugar Power heeft daarbij de grenzen van het toelaatbare opgezocht, maar niet overschreden, omdat het gaat om niet of nauwelijks onderscheidende bestanddelen zoals het gebruik van de zwarte achtergrond met gele omkadering, het gebruik van de (beschrijvende) woorden Thé Vert De Chine in groene letters. Meerdere vormgevingselementen die beide partijen gebruiken, komen ook bij andere producenten voor zodoende kan KLY Groupe op grond van haar verpakkingsmerk deze elementen niet monopoliseren. De gevraagde voorzieningen worden geweigerd.
4.5. Sugar Power heeft zich erop beroepen dat zij van een Spaanse merkhouder het recht heeft overgenomen een beeldrnerk met daarin een sleutel en het woord La Llave te gebruiken. Dit beeldmerk dateert van 12 augustus 1992. Naar de voorzieningenrechter begrijpt is Sugar Power om die reden van. mening dat zij over oudere rechten dan KLY Groupe beschikt. Sugar Power zal hierin niet worden gevolgd. Het beeldmerk van 1992 wijkt dermate afvan het 'sleutelteken' zoals dat door Sugar Power wordt gbruikt dat Sugar Power voorshands aan (de overname van) dit oudere beeldmerk geen rechten kan ontlenen.
4.9. In dit kader zal als eerste het sleutelmerk van KLY Groupe worden vergeleken met het sleutelteken van Sugar Power. De voorzieningenrechter is veorshands van eordeel dat de overeenstenuning tussen merk en teken te gering is om merkinbreuk aan te kunnen nemen. De sleutel van Sugar Power oogt 'antiek' en lijkt op een echte sleutel. De sleutel van KLY Groupe oogt meer gestileerd en kan niet worden aangemerkt als de afbeelding van een echte sleutel. De baard van de s1eutel wijst bij Sugar Power naar beneden en bij KLY Groupe naar boven. De woorden die onderdeel uitmaken van merk en teken zijn in het geheel niet identiek. Het beeldmerk van KLY Groupe bevat het woord KLYTEA, het teken van Sugar Power bevat de woorden SLOT en CLEF.
4.10. (...) Sleutelmerk en sleutelteken zijn weliswaar onvoldoende overeenstemmend (zie hiervoor), maar een aantal andere bestanddelen zijn wel nagenoeg identiek. Omdat het dan echter gaat om niet of nauwelijks onderscheidende bestanddelen, zoals het gebruik van de zwarte achtergrond met gele omkadering, het gebruik van de woorden The Vert De Chine (in groene letters) en het gebruik van het woord SPECIAL heeft Sugar Power de grenzen van het toelaatbare voorshands niet overschreden en nog net voldoende afstand heeft gehouden. Aan de hand van de foto's van productie 6 heeft Sugar Power bovendien voorshands aannemelijk gemaakt dat meerdere vormgevingselementen die door beide partijen worden gebruikt in de branche (dus ook bij andere producenten) vaker voorkomen. Elementen als een zwarte ondergrond, een gele omkadering en het gebruik van bepaalde (beschrijvende) woorden kan KLY Groupe op grond van haar verpakkingsmerk niet monopoliseren.
Daarnaast geldt dat naast de elementen die met elkaar overeenstemmen, tevens een aantal (beeldbepalende) elementen kunnen worden opgesomd die juist niet met elkaar overeenstemmen. Zo bevat het merk van KLY Groupe een plaatje (de Mandala met het witte landschap), terwijl de verpakking van Sugar Power twee plaatjes bevat. De Mandala op de verpakking van Sugar Power bevat een green landschap. Ook het gedeelte van het merk van KLY Groupe met de rood/witte tekening en het woord TEA, welk gedeelte op de bovenkant van haar verpakking wordt afgedrukt, wijkt significant af van de bovenkant van de verpakking van Sugar Power.
