Solatube-shop.nl maakt inbreuk op merkrechten Solatube

Vzr. Rechtbank Den Haag 22 maart 2019, IEF 18341; ECLI:NL:RBDHA:2019:2820 (Solatube tegen gedaagde) Solatube is een producent van dachtlichtsystemen en houdt in deze hoedanigheid enige merkregistraties, o.a. het Uniewoordmerk SOLATUBE. Gedaagde is een eenmanszaak handelend in bouwmaterialen en aanverwante producten, en heeft de domeinnaam solatube-shop.nl geregistreerd. Als meest verstrekkende vordering vordert Solatube dat gedaagde de verkoop en verhandeling van Solatube daglichtsystemen en aanverwante producten voorzien van het merk SOLATUBE moet staken en gestaakt moet houden. Gedaagde verweert zich met een beroep op uitputting. Nu zij uitputting onvoldoende onderbouwt, wordt deze vordering toegewezen. Hierna komt de vraag of gebruik van de domeinnaam ook merkinbreuk oplevert aan bod. Dit is het geval nu de domeinnaam de indruk van een economische band opwekt. Gedaagde hoeft niet haar domeinnaam over te dragen aan SOLATUBE. Nu zij gebruik hiervan dient te staken, ontbreekt het spoedeisend belang bij deze vordering. Gedaagde wordt veroordeeld in de proceskosten.

4.10. De voorzieningenrechter stelt het volgende voorop. In een bodemprocedure is uitgangspunt dat de door de merkhouder aangesproken derde die zich op uitputting beroept, in beginsel het bewijs moet leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht.5 Voor het geval [gedaagde] heeft bedoeld aan te voeren dat er een uitzondering gemaakt moet worden op deze bewijslastregel omdat er een reëel gevaar bestaat van afscherming van nationale markten in strijd met de in de artikelen 34 en 36 van het VWEU6 verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen wanneer hij de uitputting zelf dient te bewijzen, verwerpt de voorzieningenrechter dit verweer. [gedaagde] heeft onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit zou kunnen volgen dat van marktafscherming door Solatube c.s. sprake is. Het enkele betoog dat sprake zou zijn van een selectief distributiestelsel is daartoe in ieder geval niet voldoende. Dat betekent dat naar voorlopig oordeel [gedaagde] in een bodemprocedure dient te bewijzen dat de door hem verkochte merkartikelen uitgeputte waar betreffen. [gedaagde] heeft dat in het kader van dit kort geding niet aannemelijk gemaakt, nu hij desgevraagd niet heeft willen zeggen van wie hij de Solatube-producten binnen de EER betrekt.

4.17. De voorzieningenrechter verstaat het betoog van Solatube c.s. dat [gedaagde] op verwarring wekkende wijze de suggestie wekt dat sprake is van een bijzondere economische verbondenheid met Solatube, als een beroep op het bestaan van indirect verwarringsgevaar. Indachtig vorenbedoelde maatstaf kan Solatube c.s. daarin worden gevolgd. De merken hebben, nu niet anders is gesteld, een normaal onderscheidend vermogen. Het teken solatube-shop.nl stemt, beoordeeld naar de totaalindruk, in auditief en visueel opzicht in grote mate met de merken overeen, aangezien het merk SOLATUBE geheel in het teken is overgenomen en daarin het eerste bestanddeel vormt waardoor het meer aandacht krijgt dan de daarop volgende bestanddelen ‘shop’ en de domeinnaamextensie, die bovendien slechts beschrijvend van aard zijn. Voorts zijn de onder het teken solatube-shop.nl aangeboden (detailhandels)diensten (soort)gelijk aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn geregistreerd, zodat verwarringsgevaar eerder kan worden aangenomen. Daarnaast is onbetwist gebleven dat de merken in de betrokken kring bekende merken zijn, waardoor deze een ruime beschermingsomvang hebben. Gelet op het voorgaande is sprake van een zodanige mate van overeenstemming dat de gemiddelde consument van de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, kan menen dat de onder het teken solatube-shop.nl aangeboden (detailhandels)diensten afkomstig zijn van een met Solatube economisch verbonden onderneming. Het voorgaande betekent dat Solatube c.s. zich op grond van subonderdeel b van de artikelen 9 lid 2 UMVo en 2.20 lid 2 BVIE tegen het gebruik van de domeinnaam solatube-shop.nl als merk kan verzetten.