Spinfiets
Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 april 2008, KG ZA 08-171, Mad Dogg Athletics, Inc. tegen Batavus B.V.
Hoe een merk verwordt tot soortnaam, niet vervalt, maar wel door een derde mag worden gebruikt.
Mad Dogg is houder van de merken SPIN, SPINNER en SPINNING en gebruikt deze merken voor het door de Amerikaan Johnny Goldberg ontwikkelde concept voor fiets fitness. Batavus verkoopt een fiets onder de naam “Ultimate Spinning S3” en maakt tevens gebruik van het woord “spinner”. Volgens Mad Dogg maakt Batavus inbreuk op haar merkrechten.
Voordat de rechter toekomt aan een inhoudelijke behandeling bekreunt hij zich enigszins over de hoeveelheid door Mad Dogg overgelegde merkinschrijvingen. Een eiser in een merkenzaak kan niet volstaan met een “datadump van merkrechten uit CTM-Online of BMB-Online”, maar dient aan te geven op welke rechten hij bepaaldelijk een beroep doet en dat een dit verzuim in beginsel tot afwijzing van de vordering kan leiden, mits de wederpartij daar een beroep op doet, wat i.c. echter niet het geval is. (r.o. 4.1).
Het verweer van Batavus dat de merken van Mad Dogg zijn verworden tot soortnaam slaagt. Naar voorlopig oordeel gebruikt het relevante publiek het woord “spinning” om te verwijzen naar de door Mad Dogg gepromote activiteit. Mad Dogg heeft weliswaar alternatieven aangedragen voor de aanduiding van die activiteit als “indoor cycle” en “indoor bike”, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een levend taalgebruik van deze alternatieven. De rechter baseert zijn oordeel over de verwording tot soortnaam onder andere op een rapport van de lexicoloog dr J.G. Kruyt (r.o 4.4 – 4.15).
Verwording tot soortnaam leidt tot verval indien deze het gevolg is van een doen of nalaten van de merkhouder. In kort geding kan weliswaar vervallenverklaring worden aangenomen (niet uitgesproken), maar terughoudendheid is op zijn plaats. Omdat in deze procedure onvoldoende is komen vast te staan met betrekking tot het doen of nalaten van Mad Dogg ter handhaving van haar rechten, gaat de rechter er niet vanuit dat het merkrecht van Mad Dogg dreigt te vervallen (r.o. 4.17).
Mad Dogg heeft dus een geldig merk, maar gezien de feitelijke verwording tot soortnaam is de beschermingsomvang verminderd en is het toepassingsgebied van artikel 12 GMV vergroot (r.o. 4.18.).
Het beroep van Batavus op artikel 12 sub c GMV slaagt. Onder verwijzing naar HvJ Gilette stelt de rechter vast dat artikel 12 sub c GMV zich niet beperkt tot onderdelen of accessoires, maar ook toepasselijk is indien een derde gebruik maakt van het merk voor het complete product (r.o. 4.20). Batavus gebruikt de tekens “spinning” en “spinner” ter aanduiding van een wezenlijk kenmerk van de fiets, namelijk om deze als spinner te gebruiken bij spinning. Gezien de feitelijke verwording tot soortnaam waren geen alternatieve aanduidingen voorhanden (r.o. 4.21). Er is sprake van een eerlijk gebruik in de handel omdat in beginsel iedereen fietsen ten behoeve van spinning mag produceren en aanbieden (r.o. 4.22).
De rechter wijst de vordering af en veroordeelt Mad Dogg in de proceskosten (€ 21.083,12).
Lees het vonnis hier.
