Staffing it maakt inbreuk op IT-Staffing ex sub b en sub d

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 25 april 2018, IEF 17673; ECLI:NL:RBMNE:2018:1768 (IT-Staffing tegen Staffing IT) Merkenrecht. IT-Staffing is opgericht in 1987 en is actief op het gebied van arbeidsbemiddeling van IT-zzp'ers. Zij is houder van domeinnamen en beeldmerk. Sinds 2017 is Staffing it actief voor dezelfde diensten. Gelet op de vele elementen van overeenstemming doen de kleine afwijkingen (zoals een andere kleur en lettertype, een koppelteken en meerdere “figuurtjes” bij de letter “i”) er niet aan af dat het merk en teken dezelfde totaalindruk hebben. Het “Staffing it”-merk maakt inbreuk op het oudere merk “IT-Staffing” op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. De handelsnaam, de domeinnaam en het LinkedIn account waarin de woorden “Staffing it” voorkomen, maken inbreuk op het “IT-Staffing”-merk op grond van sub d. Staking van gebruik van 'Staffing it' alsmede verzoek tot doorhaling van het merk bij het BOIP. Maximum Indicatietarief in IE-zaken voor normaal kort geding met meerdere grondslagen en uitgebreid inhoudelijk verweer: Proceskostenveroordeling ad €15.707,00.

4.5. IT-Staffing c.s. heeft onderbouwd betwist dat zij stopt met het gebruik van het merk en de handelsnaam “IT-Staffing. De “pop-up’s” op de website www.destaffingroep.nl waren, volgens haar, een fout van een medewerker die deze zonder overleg met de directie heeft geplaatst. Inmiddels staat er een andere “pop-up” op de website met, onder meer, de volgende tekst: U kent ons waarschijnlijk vooral als IT Staffing. Onze succesvolle aanpak, samengevat als Staffing, hebben we de afgelopen tijd verder uitgebreid (…). Hiervoor gebruiken we ook aparte merknamen, IP-Staffing en GP-Staffing. Wij geloven echter in éénduidige, krachtige en gerichte communicatie: De Staffing Groep. De nieuwe website vervangt daarom die van IT-Staffing, IP-Staffing en GP-Staffing.”

Ter zitting heeft IT-Staffing c.s. haar website getoond en laten zien dat daar drie labels (aangeduid als merk) op te zien zijn, waaronder “IT Staffing”. Ook staat “IT Staffing”, volgens IT-Staffing c.s., nog op het naambord voor het kantoor van De Staffing Groep. De overgelegde visitekaartjes waren voorbeelden. Het “IT-Staffing” merk staat ook afgebeeld op de huidige visitekaartjes van medewerkers die werken op het gebied van bemiddeling van IT-zzp’ers. IT-Staffing c.s. heeft ter zitting ook nog gezegd dat zij ook op twitter, LinkedIn en Facebook actief is onder de naam “IT-Staffing” en dat er op dit moment onder die naam radiocommercials worden uitgezonden. Zij heeft zo’n commercial laten horen. De diensten van De Staffing Groep die onder de naam “IT-Staffing” worden verleend, bedragen ongeveer 85% van haar totale dienstverlening. Aan de naam “IT-Staffing” zijn jarenlange investeringen en goodwill verbonden. IT-Staffing c.s. neemt daarom geen afscheid van die naam.

IT-Staffing c.s. heeft gewacht met het instellen van dit kort geding omdat zij Staffing it c.s., als kleine ondernemer, niet meteen hard aan wilde pakken. Zij heeft eerst nog tijd benut om te onderhandelen. Vanuit kostenoverwegingen is er nog geen oppositie ingesteld. Het tijdsverloop vanaf de ontdekking van de inbreuk tot aan dit kort geding is dus verklaarbaar en verstandig. Dit doet niet af aan het spoedeisend belang, zo zegt IT-Staffing c.s.

4.6. De voorzieningenrechter gaat er op grond van wat IT-Staffing c.s. zegt vanuit dat IT-Staffing c.s. het merk/de handelsnaam “IT-Staffing” nu nog gebruikt en dat zij van plan is dat te blijven doen. Om die reden heeft IT-Staffing c.s. een zodanig spoedeisend belang bij haar vorderingen dat zij geen bodemprocedure kan afwachten.

De mate van overeenstemming
4.11. Het merk (zie 2.2) en het teken (zie 2.4) stemmen in grote mate met elkaar overeen en wel op grond van het volgende.

Visueel komen het merk en het teken overeen. Ze bevatten immers beide dezelfde woorden. Dat de woorden in het teken in omgekeerde volgorde voorkomen ten opzichte van het merk doet aan die overeenstemming niet af. Dit is van ondergeschikt belang. “IT” en “it” verschillen – in tegenstelling tot wat Staffing it c.s. zegt – niet visueel, nu deze woorden beide dezelfde letters bevatten. Bovendien moet het teken worden vergeleken met het merk zoals dat is ingeschreven en bij het ingeschreven merk wordt het woord “IT”, net als bij het teken, met “kleine letters” geschreven en niet met hoofdletters.

Auditief is er alleen overeenstemming voor wat betreft het woord “Staffing”. De woorden “IT” en “it” verschillen auditief gezien. Immers, “IT” staat volgens IT-Staffing c.s. voor “informatie technologie” in het Engels en wordt als zodanig uitgesproken en “it” staat volgens Staffing it c.s. voor “het” in het Engels en wordt als zodanig uitgesproken. IT-Staffing c.s. heeft weliswaar gezegd dat “it” ook als “informatie technologie” in het Engels moet worden uitgesproken, maar leidend is hier hoe dit woord volgens Staffing it c.s. moet worden uitgesproken. Het is immers haar naam, zij bepaalt hoe zij wordt genoemd. Staffing it c.s. heeft nog gezegd dat de klemtoon bij “IT-Staffing” bij “IT” ligt en bij “Staffing it” bij “Staffing”, maar – voor zover daarvan al sprake is – doet dit niet aan de gedeeltelijke auditieve overeenstemming af.

Begripsmatig bestaat er overeenstemming met betrekking tot het woord “Staffing”. Dat is hetzelfde bij het teken en het merk. Met betrekking tot het woord “it” bestaat er gedeeltelijke overeenstemming. Dit woord kan namelijk als “het” in het Engels, maar ook als “informatietechnologie” in het Engels worden begrepen. Voor zover het om die laatste variant gaat, komt het woord begripsmatig overeen met het woord “IT” in het merk. Hierbij maakt het niet uit welke variant Staffing it c.s. heeft bedoeld. Het gaat om de betekenis die de maatman aan het woord “it” toekent en die is naar het oordeel van de voorzieningenrechter tweeledig en daarmee gedeeltelijk overeenstemmend.

4.12. Gelet op de vele elementen van overeenstemming doen de kleine afwijkingen (zoals een andere kleur en lettertype, een koppelteken en meerdere “figuurtjes” bij de letter “i”) er niet aan af dat het merk en teken dezelfde totaalindruk hebben.

Staffing it c.s. heeft nog gezegd dat het merk in combinatie wordt gebruikt met de slogan “Good thinking, great company!” in combinatie met een afbeelding van een balletje met streep onder naam en dat (ook) daardoor een andere totaalindruk ontstaat. Dit argument gaat niet op. Alleen al niet omdat het teken slechts moet worden vergeleken met het merk zoals dat is ingeschreven en het ingeschreven merk deze elementen niet kent.

Conclusie:
4.22. De voorzieningenrechter vindt dat ook [gedaagde sub 2] inbreuk maakt op het merk “IT-Staffing”. Ongeacht of dit op een vergissing berust, is [gedaagde sub 2] nu eenmaal houder van het teken. [gedaagde sub 2] heeft niet betwist dat Staffing it het teken met zijn toestemming gebruikt. Het verlenen van deze toestemming is op grond van het door IT-Staffing c.s. genoemde arrest te beschouwen als (zelfstandig) merkgebruik door [gedaagde sub 2] . Het argument van Staffing it c.s. dat iedere bestuurder en/of aandeelhouder van een vennootschap dan als gebruiker van een merk kan worden aangemerkt, gaat niet op. Dit is alleen het geval als die bestuurder of aandeelhouder ook de merkhouder is. Dit zal in de meeste gevallen niet zo zijn.

Zowel ten aanzien van Staffing it als ten aanzien van [gedaagde sub 2] is dus sprake van merkinbreuk op grond van artikel 2.20 BVIE sub b.

Merkinbreuk artikel 2.20 BVIE sub d
4.25. IT-Staffing c.s. zegt dat de handelsnaam, de domeinnaam en het Linked-In account worden gebruikt ter aanduiding van de onderneming Staffing it en dat dus sprake is van “gebruik anders dan ter onderscheiding van diensten” in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Voor dit gebruik heeft IT-Staffing c.s. geen toestemming gegeven en Staffing it heeft hiervoor ook geen geldige reden. Door het gebruik van deze tekens wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en/of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het merk, omdat:
- Staffing it hiermee de indruk wekt dat er een commerciële band of andere relatie bestaat tussen haar en IT-Staffing c.s.;
- het merk hierdoor verwatert;
- Staffing it hierdoor ongerechtvaardigd meelift op de bekendheid van het merk.