Staking onderzoek en overdracht activa niet onrechtmatig jegens licentienemer

Rechtbank Den Haag 29 november 2014, IEF 14446 (FMS tegen TNO)
Licentieovereenkomst. Octrooirecht. Partijen hebben een niet-exclusieve licentieovereenkomst gesloten voor het vervaardigen en op de markt brengen van de producten (Finometer, Portapres en Beatscope) en het daarvoor benodigde gebruik van benoemde octrooien. De vraag of licentiegever bij staking onderzoeksactiviteiten en overdracht activa aan door ex-werknemers opgericht bedrijf is tekortgeschoten dan wel onrechtmatig heeft gehandeld jegens licentienemer, wordt negatief beantwoord. De rechtbank wijst de vordering af.

4.12 De in artikel 7 van de licentieovereenkomst neergelegde geheimhoudingsverplichting heeft betrekking op de door TNO aan FMS verstrekte informatie en gegevens en rust alleen op FMS. Partijen zijn geen geheimhoudings-verplichting voor TNO overeengekomen. Wel vloeit uit de exclusiviteit van de licentieverlening voort dat TNO de commerciële exploitatie van de producten door derden niet mag faciliteren, bijvoorbeeld door hen informatie te verschaffen over de producten of de octrooien. Nu partijen ook overeen zijn gekomen dat TNO geen licenties aan derden zal verstrekken op de TNO-IE voor producten met een vergelijkbare functionaliteit, houdt een redelijke uitleg van de licentieovereenkomst in dat TNO ook geen informatie aan derden mag verstrekken, waardoor deze producten met een vergelijkbare functionaliteit op de markt kunnen brengen.

4.13 TNO heeft erop gewezen dat partijen in artikel 3.2 onder a van de licentieovereenkomst overeengekomen zijn dat TNO te allen tijde gerechtigd is de producten voor zichzelf en ten behoeve van derden te gebruiken. Deze bepaling past bij het voortzetten door TNO van het onderzoek naar en de ontwikkeling van niet-invasieve bloeddruksystemen en het gegeven dat de licentieovereenkomst niet ziet op de ruimtevaartactiviteiten. Verder sluit deze bepaling aan bij de aard en inhoud van de licentieovereenkomst, waarin TNO als eigenaar van de informatie en rechthebbende op de octrooien aan FMS licentie verleent om de producten te vervaardigen en vermarkten en de octrooien met dat doel te gebruiken. Deze bepaling kan verder niet los worden gezien van de overige inhoud en kennelijke strekking van de licentieovereenkomst. Dat betekent dat de daarin neergelegde gerechtigdheid van TNO tot het gebruik van de informatie ten behoeve van derden wordt begrensd in de zin dat TNO daarmee niet mag faciliteren dat derden de producten of producten met een soortgelijke functionaliteit op de markt brengen. Daarbij geldt dat, zoals TNO terecht heeft aangevoerd, het BMEYE vrij staat om producten met een vergelijkbare functionaliteit op de markt te brengen, zolang daarmee geen inbreuk op de octrooien wordt gemaakt. TNO moet zich echter op grond van de licentieovereenkomst onthouden van het faciliteren daarvan door BMEYE toegang te verlenen tot bij TNO aanwezige, zich niet in het publieke domein bevindende ontwerpgegevens of door deze aan BMEYE te verstrekken.

4.19 Anders dan FMS heeft betoogd kon zij op grond van de inhoud en de aard van de overeenkomst niet van TNO verwachten dat zij ervoor zou zorgen dat FMS nooit concurrentie zou ondervinden door “producten met dezelfde, vergelijkbare en aanvullende functionaliteit”. En, anders dan FMS stelt, bevat de overeenkomst geen non-concurrentiebeding.

4.20 Op grond van de overeenkomst is TNO reeds gehouden om op te treden tegen octrooi inbreuken en zal TNO geen licentie aan derden geven voor producten met een vergelijkbare functionaliteit. Daar hoeft zij (dus) geen afspraken over te maken met BMEYE. FMS heeft haar door TNO gemotiveerd weersproken verwijt dat TNO in strijd met de overeenkomst een licentie heeft verstrekt aan BMEYE niet geconcretiseerd of onderbouwd en dit volgt ook niet uit de feiten.

4.21 Zoals hiervoor is overwogen vloeit uit de licentieovereenkomst wel voort dat TNO derden niet zou faciliteren om de producten of producten met een vergelijkbare functionaliteit te produceren. De inhoud noch de aard van de licentieovereenkomst vergen echter van TNO dat zij met BMEYE zou afspreken dat BMEYE niet zelf producten met een vergelijkbare functionaliteit zou kunnen ontwikkelen en vermarkten of daar in de afspraken met BMEYE voorwaarden aan te verbinden.