Stakingsvordering toegewezen wegens parallelimport Singulair zonder vermelding enititeit van ompakker of heretiketteerder door PI Pharma

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 27 april 2017, IEF 17924; IEFbe 2716 (Merck Sharp & Dohme en MSD tegen PI Pharma) Parallelimport. Merck Sharp & Dohme is een farmaceutische onderneming. MSD is verantwoordelijk voor de verdeling van haar geneesmiddelen op de Belgische markt. Pharma is een groothandelaar in geneesmiddelen. MSD heeft een farmaceutisch geneesmiddel voor hooikoorts ontwikkeld met montelukast. Dit product wordt door MSD op de markt gebracht onder de naam Singulair. Singulair is ingeschreven als EU en Benelux woordmerk. Pharma heeft een vergunning tot parallelinvoer voor het op de Belgische markt brengen van Singulair. MSD vordert staking van het op de markt brengen van Singulair door Pharma. Het product vermeldt geen entiteit als ompakker of heretiketteerder. En Pharma gebruikt een inadequate verpakking gebaseerd op de oude en afgewezen versie. De vordering wordt toegewezen.

23. Geen van de verpakkingen van Pharma vermeldt wie het product heeft omgepakt (in het geval van de verpakkingen met 98 tabletten) geheretiketteerd beschikte om dit te doen, noch wie daarvoor de verantwoordelijkheid op zich neemt. Elk van deze verpakkingen bevat slechts de vermelding van (I) Pharma als invoerder (II) MSD Polska as houder van de vergunning voor het in handel brengen van het ingevoerde geneesmiddel (III) Merck Sharp & Dohme als fabrikant van het ingevoerde geneesmiddel en (IV) MSD als houder van de vergunning voor de handel in brengen van het referentiegeneesmiddel in België. Bij gebreke aan vermelding van de ompakker of heretiketteerder, of dit nu de daadwerkelijke entiteit was of de entiteit die daarvoor de verantwoordelijkheid draagt, voldoet het product niet aan de derde BMS-voorwaarde. Op die manier wordt de consument of de eindgebruiker inderdaad in de waan gebracht dat de merkhouder verantwoordelijk is voor de ompakking of heretikettering. Aangezien het product niet voldoet aan deze derde BSM-voorwaarde, maakt de parallelinvoer ervand oor Pharma inbreuk op de merkenrechten van MSD.
24. De stakingrechter stelt vast dat Pharma voor andere parallel ingevoerde geneesmiddelen, zowel in het verleden als tot op heden, wél consistent melding maakt van de ompakker.
31. Aangezien het product geen entiteit vermeldt als ompakker of heretiketteerder, respectievelijk daarvoor verantwoordelijke entiteit, voldoet de verpakking niet aan de derde BMS-voorwaarde. De parallelinvoer door Pharma maakt bijgevolg inbreuk op de merkenrechten van MSD. Het past dan ook de staking van de commercialisatie van het product door Pharma in België te verbieden.
36. Aangezien de presentatie van de producten gedateerd en inadequaat is, kan de reputatie van het merk en de merkhouder worden geschaad. Pharma gebruikt een inadequate verpakking gebaseerd op de oude en door het FAGG afgewezen versie. Gelet op deze schending van de vierde BMS-voorwaarde, past de staking van de commercialisatie van het product door Pharma in België te verbieden.
38. Pharma betwist niet dat overstickering niet mogelijk zou zijn maar voert aan dat een grote weerstand zou bestaan bij de consument tegen overstickering en verwijst daarbij naar een marktonderzoek dat werd Pharma zelf heeft laten uitvoeren. Het argument over een grote weerstand tegen overstickering in het algemeen kan niet worden gevolgd. Een dergelijke verwijzing door Pharma naar een onderzoek dat zij zelf heeft laten uitvoeren volstaat niet om aan te tonen dat een grote weerstand bestaat tegen overstickering. In voorliggende geschil toont Pharma met de verpakkingen van 28 tabletten bovendien duidelijk aan dat de overstickering ook mooi afgewerkt kan zijn op dergelijke wijze dat de overstickerde verpakking bijna onmogelijk te onderscheiden is van een nieuwe verpakking. Indien Pharma werkelijk meende dat (I) dergelijke weerstand bestond tegen overstickerde verpakkingen, en (II) dit zou volstaan om te argumenteren dat ompakking objectief noodzakelijk is, dan zou dit ook gelden voor de verpakking van 28 tabletten en had zij ook deze in een omgepakte verpakking ingevoerd.
39. De ompakking door Pharma van verpakkingen van 98 kauw- of filmomhulde tabletten is in de voorliggende zaak niet objectief noodzakelijk. Ook om deze reden past de staking van de commercialisatie van de verpakkingen van 98 tabletten van het product door Pharma in België te verbieden.