Steenlijm behoort tot dezelfde waren, ondanks niet exact dezelfde samenstelling
Hof 's-Hertogenbosch 25 februari 2014, HD 200.125.042/01 (Decor tegen Schomburg)
Uitspraak ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager. Tussenarrest na IEF 12326. Merkenrecht. Het merk UNIFIX (van Schomburg) mist niet ieder onderscheidend vermogen voor steenlijm. Ondanks dat steenlijm niet exact dezelfde samenstelling heeft als de poedertegellijm UniFix (van Decor), behoren de waren tot dezelfde groep waarvoor het merk is ingeschreven. Hieruit volgt niet zonder meer dat ieder verkocht product van Decor heeft geleid tot één product minder verkochte steenlijm van Schomburg. Partijen mogen zich uitlaten over winst/schadebegroting. Het aanschrijven van afnemers van Decor is niet onrechtmatig geweest.
4.5.5. “Ook naar het oordeel van het hof kan niet worden gezegd dat UNIFIX ieder onderscheidend vermogen mist (overigens merkt Schomburg terecht op dat Decor dit verweer enkel ten aanzien van poedertegellijm heeft gevoerd en niet ten aanzien van de overige waren waarvoor UNIFIX is ingeschreven). Ook heeft Decor onvoldoende onderbouwd dat UNIFIX uit louter beschrijvende aanduidingen bestaat of uit tekens/benamingen die gebruikelijk zijn geworden in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer. Tenslotte valt niet in te zien hoe het teken “unifix” juist de kenmerken van de steenlijm van Decor aanduidt. Het Hof volgt Decor niet in haar daaraan ten grondslag gelegde redenering dat “uni” en “fix” staan voor “alles één maken” en dat dat nu juist is wat haar steenlijm doet. Zoals de rechtbank al heeft overwogen leidt het enkele feit dat andere ondernemingen ook de benaming unifix gebruiken niet tot een ander oordeel, reeds al niet omdat dat gebruik blijkens de door Decor overgelegde producties niet ziet op de waren waarvoor Schomburg UNIFIX heeft ingeschreven.”
4.6.3 De rechtbank heeft terecht overwogen (3.13) dat waar artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE spreekt over “dezelfde” waren en niet over “gelijke” waren, deze bepaling zo moet worden begrepen dat niet de eis wordt gesteld dat de waren gelijk zijn aan die van de merkhouder, maar slechts dat die waren behoren tot de groep(en) waren waarvoor het merk is ingeschreven. Ook naar het oordeel van het hof is dat hier het geval. Dat de steenlijm van Decor niet exact dezelfde samenstelling heeft als de poedertegellijm van Schomburg, doet daar niet aan af. (…) Dat het product van Decor bestemd is om tot lijm te dienen en evenals het product van Schomburg met water moet worden gemengd, (…) staat vast. (…) Dat het product van Decor “in de bouw” wordt gebruikt en op bouwmarkten wordt verkocht, staat vast. Ook naar het oordeel van het hof is de waar waarvoor Decor haar tekens gebruikt dezelfde als de waar waarvoor Schomburg haar merk UNIFIX heeft ingeschreven”
5.2.4. Naar het oordeel van het hof leidt de op basis van de plicht tot raadplegen van het register te veronderstellen bekendheid met de inschrijving van Schomburg in dit concrete geval niet ertoe aan te nemen dat Decor zich ten tijde van haar handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Het hof acht daartoe van belang dat Decor haar teken Unifix gebruikte voordat in 2004 door Schomburg het merk UNIFIX werd ingeschreven. Voorts blijkt nergens uit dat Decor iets wist van het gebruik van het door Schomburg ingeschreven merk UNIFIX voordat Decor daarop door Schomburg werd gewezen. Daarbij komt dat Decor, nadat zij door Schomburg was aangeschreven, zich heeft verweerd met niet bij voorbaat kansloze verweren. (…) Het enkele feit dat die verweren niet slagen, betekent niet dat zij tegen beter weten in zijn gevoerd en bij voorbaat kansloos waren.
5.5.4 Met de rechtbank is het hof van oordeel dat Schomburg onvoldoende heeft onderbouwd dat haar omzetdaling – veronderstellenderwijs aannemende dat die er was – enkel het gevolg is van de verkopen door Decor van haar Uni Fix/UniFix steenlijm. Uit het enkele feit dat sprake is van dezelfde klassen en grotendeels hetzelfde publiek volgt niet zonder meer dat elk verkocht Uni Fix/UniFix steenlijm product van Decor heeft geleid tot één product minder verkochte UNIFIX steenlijm van Schomburg. Dit kan dus niet tot uitgangspunt voor een schadebegroting dienen.
5.5.5. Anderzijds is het, mede gelet op de duur van de inbreuk en het feit dat het om dezelfde waren gaat, wel aannemelijk dat enige schade door Schomburg is geleden. Het hof zal die schade op de voet van artikel 6:104 BW begroten, zoals subsidiair door Schomburg is gevorderd.
