Stier in tweede Rodeo-merk springt, anders dan in eerste merk, niet in het oog

Hof 's-Hertogenbosch 14 mei 2019, IEF 18462; ECLI:NL:GHSHE:2019:1822 (Service-Bund tegen Rodeo) Merkenrecht. Service Bund is een verband van toeleveranciers van levensmiddelen in de horeca en houder van het internationale woordmerk 'RODEO'. Rodeo expoiteert een franchiseformule voor restaurants in Nederland en België. Rodeo is houder van Benelux woord- en beeldmerken  'Saloon Restaurant Rodeo' en 'Rodeo Latin American Grill Restaurant'.  Rodeo biedt daarnaast op haar menukaart verschillende gerechten aan onder de naam 'Rodeo' en heeft de website: www.restaurant-rodeo.nl. Verzet van Service-Bund was niet mogelijk aangezien 2e merk beschouwd werd als gebruik van het 1e merk in afwijkende vorm [IEF 16931]. Alleen grief 1 slaagt nu deels, maar kan niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden omdat de vorderingen van Service-Bund hoe dan ook niet toewijsbaar zijn.

6.6.5.  Naar het oordeel van het hof kan het 2e Rodeo merk (in tegenstelling tot het 1e Rodeo merk) niet profiteren van de in artikel 2.27 lid 4 BVIE neergelegde co-existentieregeling. Het 2e Rodeo merk is in 2012 ingeschreven en dus niet in de vervalrijpe periode van het woordmerk 'Rodeo' van Resvice-Bund. Rodeo heeft betoogd (welk betoog door de rechtbank is gevolgd) dat het gebruik door Rodeo van het 2e Rodeo merk als voortgezet in gewijzigde vorm van het 1e Rodeo merk moet worden gezien, zodat het 2e Rodeo merk langs die weg toch onder de co-existentieregeling valt.
Dit betoog kan niet slagen. De in (het huidige) artikel 2.23bisBVIE neergelegde regeling omtrent normaal gebruik van het merk, waaronder begrepen het (in het vijfde lid onder a omschreven) gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven niet wijzigt, heeft betrekking op het merkgebruik door de merkhouder, niet op gebruik door de (beweerdelijke) inbreukmaker. (...)
Weliswaar komen de onderscheidende elementen van het 1e Rodeo merk (de gestileerde stier en het woord 'Rode) terug in het 2e Rodeo merk, maar de gestileerde stier springt in het 2e Rodeo merk, anders dan in het 1e Rodeo merk niet in het oog. Wel in het oog springen de cirkel en de kleuren, elementen die in het 1e Rodeo merk in het geheel niet voorkomen.