T. Cohen-Jehoram, standpunten in discussie Benelux Merkencongres, IEF

Verba volant, scripta manent: woorden vervliegen, maar het geschrevene blijft

(schrift grift, gepraat vergaat).

Van discussies op congressen en symposia blijft anders dan een indruk bij de toehoorders meestal maar weinig bewaard. In onderstaande bijdrage van Tobias Cohen Jehoram, geaccordeerd door het BBIE, zijn de standpunten in een recente discussie over de Onel-uitspraak nu wel eens vastgelegd. Een initiatief  dat hopelijk nagevolgd zal worden.  

“Vrijdag 25 maart jl. vond weer het jaarlijkse Kluwer Benelux Merkencongres plaats. Tijdens mijn inleiding over de fricties tussen het Gemeenschapsmerkenrecht en het Benelux-merkenrecht ontstond een discussie met de zaal over de Onel-uitspraak. Camille Janssen, daar ook aanwezig (met Diter Wuytens het Bureau vertegenwoordigend), gaf aan dat de Onel-beslissing tot misverstanden aanleiding heeft gegeven. Hij gaf aan dat het standpunt van het Bureau inhoudt dat:

•  het Bureau NIET beslist heeft dat gebruik in één Lid-Staat per definitie geen normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk oplevert (maar wel dat dit niet per definitie genoeg is)
• in de Onel zaak, gezien de concrete omstandigheden (m.n. de betrokken diensten), gebruik van het Gemeenschapsmerk alleen in Nederland inderdaad onvoldoende is geacht
• landsgrenzen geen rol spelen als criterium; het Bureau meent dus niet dat een internationale component een vereiste op zich is. Echter indien het gebruik zich heeft beperkt tot een klein gedeelte van de EU (dat een land zoals Nederland in de ogen van het Bureau nu eenmaal is) er feitelijk sprake is van een klein gebruiksterritoir. In geval van de beoordeling of er normaal is gebruikt, speelt de omvang van de markt waarvoor een recht wordt verkregen uiteraard wel een rol.
• dit niet betekent dat gebruik van een Gemeenschapsmerk in alleen Nederland nooit normaal gebruik van dat merk kan opleveren; het territoir van gebruik is slechts één van de factoren die een rol spelen bij de beantwoording van die vraag.
• een en ander, conform de Europese rechtspraak, afhankelijk is van de betrokken markt (soort waren en diensten, betrokken publiek, marktaandelen, geografische spreiding, etc.). In zeer specifieke gevallen (het door hem genoemde voorbeeld was dat van een vliegtuigbouwer die alleen in Nederland gebruikt heeft) waar het gaat om een markt voor een bijzonder product, waarvan er naar zijn aard weinig zullen worden verkocht en waar aanbieders en afnemers in hoge mate gespecialiseerd zijn, kan gebruik in een zeer klein deel van het totale EU territoir volstaan.

Ik heb daar aan toegevoegd dat ik aanneem dat de diensten van een merkenagent ook een dergelijk internationaal karakter hebben, nu het gebruikelijk is dat buitenlandse ondernemingen/merkenagenten een merkenagent in Nederland aanzoeken voor een Beneluxdepot of  -merk (dat ligt anders in de feiten die het Bureau voorgeschoteld heeft gekregen in de Onel-zaak, en waarvan het niet mag afwijken). Ook ben ik van mening dat (gezien de zeer lage normaal gebruik-drempel zoals door het HvJ gehanteerd in de La Mer en Ansul/Ajax-zaken) een eis van een internationale component niet gesteld kan worden, getuige o.a. het oordeel van het HvJ in de Pago-zaak. Daaruit weten we dat Oostenrijk (minder dan 2% van de Gemeenschap en met de helft van het aantal inwoners van Nederland) een 'aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap' vormt, zodat normaal gebruik in heel Nederland ook al snel gezien zal moeten worden als normaal gebruik in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap (en niet als gebruik in een (te) klein gebruiksterritoir). Daar teken ik bij aan dat de geografische omvang van het gebruik maar één van de in aanmerking te nemen componenten is (HvJ inz Vitafruit), en dat een economische beoordeling voorop staat. Overigens vind ik op dat laatste punt ook het Bureau aan mijn zijde.”

Prof. dr. Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek.
(tekst geaccordeerd door het BBIE)