Tegels
Vzr. Rechtbank Maastricht, 28 mei 2009, KG ZA 09-108, Koninklijke Sphinx B.V. tegen Dutch Tiles B.V. & Koramic Industries N.V. (met dank aan Dinah Elzinga, Loyens & Loeff)
Merkenrecht. Eiser Sphinx maakt, kort gezegd, bezwaar tegen het sublicentiëren van het merk Sphinx voor tegels. In 1997 besluit Sphinx om niet meer zelf tegels te produceren en verkoopt het de aandelen Sphinx Tegels en verstrekt tegelijkertijd een licentie voor het merk Sphinx voor tegels. De licentie is ondertussen middels de overnemende partij bij gedaagde Koramic terechtgekomen en Sphinx maakt hiertegen bezwaar, omdat aan haar geen toestemming is gevraagd en de licentie op grond van de licentieovereenkomst rechtsgeldig is overgedragen. Ook zou de reputatie van het merk Sphinx door de associatie met het faillissement van een van de rechtsopvolgers van de overnemende partij schade hebben opgelopen.
De vorderingen worden afgewezen. Onderzoek licenties gaat het bestek van een kort geding te buiten. Geen spoedeisend belang gestelde handelsnaaminbreuk. Geen merkinbreuk. Twijfel of niet gebruiken door licentiegever zelf leidt tot verval merkrecht. Opmerkelijk is de hoogte van de (onbetwiste) 1019h-proceskostenveroordeling op grond van art. Rv van €83.065,60.
Licentie: 3.4. De voorzieningenrechter is van oordeel dat naar de grammaticale uitleg van artikel 12 van de licentieovereenkomst genomen aannemelijk is dat de bedoelde overdracht van de licentie niet onrechtmatig is. Dutch Tiles en Koramic stellen terecht dat nu de partijen bij de licentieovereenkomst grote ondernemingen zijn die zich door ter zake kundige juristen hebben laten bijstaan een (meer) grammaticale uitleg meer voor de hand ligt dan een uitleg volgens het bekende Haviltex-criterium. Doch ook indien dat artikel, mede in het licht van het in artikel 4 van de licentieovereenkomst vervatte, met behulp van het zogenaamde Haviltexcriterium zou moeten worden uitgelegd, kan het gevorderde, inzoverre het verband houdt met het omstreden merkgebruik, niet worden toegewezen. De beoordeling van het gevorderde vereist in dat geval immers een nader onderzoek naar de betekenis die partijen in het kader van de totstandkoming van de licentieovereenkomst over en weer aan het overeengekomene mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, welk onderzoek het bestek van een kort geding te buiten gaat, omdat daartoe bewijslevering noodzakelijk, waartoe in een kort geding geen ruimte is.
3.5. De licentie is naar het oordeel van de voorzieningenrechter door Trega Vastgoed overeenkomstig artikel 12 van de licentieovereenkomst aan een vennootschap binnen haar groep overgedragen. Trega Vastgoed heeft de licentie immers ingebracht in de door haar op 3 1 augustus 2005 opgerichte dochteronderneming Trega Holding. Trega Holding op haar beurt is als gevolg van de overdracht op 24 augustus 2007 aan Koramic Investement Group van de aandelen die Trega Vastgoed hield in Trega Holding onderdeel geworden van de Koramic-groep. Koramic Industries is, nadat de aandelen in Trega Holding eerst door Korarnic Investment Group aan Koramic Building Product. zijn overgedragen, en vervolgens door laatstgenoemde aan Koromic Industries, de moedermaatschappij geworden van Trega Holding. Vervolgens heeft Trega Holding de licentie aan haar moederonderneming, Koramic Industries, overgedragen.
3.6. Op grond daarvan is onvoldoende aannemelijk dat er sprake is van een merkinbreuk door Dutch Tiles enlof Koramic Industries.
Non usus: 3.7. Voorts is er gerede twijfel mogelijk ten aanzien van de gerechtigdheid van Koninklijke Sphinx zich te verzetten tegen het gebruik van het merk Sphinx Tiles, nu Dutch Tiles en Korarnic industries stellen dat Koninklijke Sphinx dat merk sinds 1997 niet meer gebruikt voor tegels, omdat zij sedertdien geen tegels meer produceert, dan wel door een dochteronderming laat produceren, zodat op grond van artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE het recht op het merk vervallen is. Ook daaromtrent kan in de onderhavige procedure niet met de daartoe voor toewijzing van de vorderingen noodzakelijke aannemelijkheid ten gunste van Koninklijke Sphinx uitspraken worden gedaan.
3.8. Uit het vorenstaande volgt reeds dat niet voldoende aannemelijk is dat Koninklijke Sphinx zich op de aangevoerde gronden terecht verzet tegen het gebruik van het merk Sphinx Tiles door Dutch Tiles en Koramic Industries, zodat de overige verweren geen bespreking meer behoeven. De op de beweerdelijke merkinbreuk gebaseerde vorderingen sub 1, en sub 3 tot en met 12 moeten derhalve worden afgewezen.
Handelsnaam: 3.10. Inzoverre de vordering zich richt tegen Dutch Tiles overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Uit de door Dutch Tiles en Koramic Industries in het geding gebrachte producties 23 en 24 blijkt dat aannemelijk is dat de handelsnaam Sphinx Tiles kennelijk al vanaf einde der negentiger jaren van de vorige eeuw werd gevoerd door de rechtsvoorgangster van Dutch Tiles. Uit de stukken blijkt immers van de verlening van een vergunning door de gemeente Maastricht voor het aanbrengen van een reclame-uiting (o.a. door lichtreclame) uit het jaar 1999 (productie 23), alsmede uit een brochure met detailhandelsprijzen uit 1997, welke brochure is uitgegeven door Sphinx Tegels b.v. Gelet op het feit dat er al ruim tien jaar gebruik wordt gemaakt van de handelsnaam Sphinx Tegels/Tiles, is de voorzieningenrechter van oordeel dat thans geen sprake is van een spoedeisend belang van Koninklijke Sphinx om zich te verzetten tegen dat gebruik van die handelsnaam.
Proceskosten: 3.11. Koninklijke Sphinx zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld, welke op de voet van artikel 1019i (sic) Rv worden begroot op de door Dutch Tiles en Koramic Industries gespecificeerde en begrote, daadwerkelijk gemaakte kosten, welke niet zijn bestreden door Koninklijke Sphinx. De kosten aan de zijde van Dutch Tiles en Koramic Industries worden begroot op: -vast recht € 262,00 - salaris procureur 82.803.60.
Lees het vonnis hier.
